ВС отменил решение о нарушении товарного знака из-за игнорирования регистрации НМПТ у ответчика

I. РЕКВИЗИТЫ И ПАРАМЕТРЫ ДЕЛА

Номер дела и определение: Дело № А01-4210/2022; Определение Верховного Суда РФ № 308-ЭС24-17130

Дата принятия: Резолютивная часть объявлена 28 января 2025 г.; полный текст изготовлен 11 февраля 2025 г.

Состав СКЭС: - Председательствующий судья: Попов В.В. - Судьи: Борисова Е.Е., Хатыпова Р.А. - Секретарь судебного заседания: Кунаков В.В.

Стороны спора: - Истец (истец по первой инстанции): ООО «МПК» Пиво­варенный завод Майкопский (далее — завод) — правообладатель товарного знака и наименования места происхождения товара - Ответчик (ответчик по первой инстанции): ООО «Майкопское пиво» (далее — общество) — производитель пива - Третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований: индивидуальный предприниматель Аннина Марина Довлетбиевна

Категория спора: Спор о защите исключительных прав на товарный знак и наименование места происхождения товара (НМПТ); интеллектуальные права

II. ФАБУЛА И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Краткая фабула

Завод, являющийся правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 677614 (зарегистрирован для товаров «пиво» 32 класса Международной классификации) и исключительного права на наименование места происхождения товара «Пиво Майкопское» (свидетельство РФ № 248/1), обнаружил, что общество реализует пиво с использованием словесного обозначения «Майкопское», сходного с товарным знаком завода. Ранее, судебным актом по делу № А01-118/2021, пиво общества было признано контрафактным, установлено сходство обозначений до степени смешения, и общество было обязано прекратить использование обозначения. Однако общество повторно начало реализацию продукции с тем же обозначением в период с 16 ноября 2021 г. по 25 января 2023 г. Завод подал новый иск о взыскании компенсации за нарушение исключительного права в размере 3 146 436 рублей. Ключевое обстоятельство: по заявке общества от 12 апреля 2021 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности 08 декабря 2022 г. было зарегистрировано исключительное право общества на НМПТ «Пиво Майкопское» (свидетельство № 248/3), что произошло в период между рассмотрением дела № А01-118/2021 и настоящего дела.

Решения нижестоящих инстанций

Арбитражный суд Республики Адыгея (решение от 27 октября 2023 г.): Удовлетворил исковые требования завода. Взыскал компенсацию в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, произведенных и выпущенных в оборот в период с 16 ноября 2021 г. по 25 января 2023 г., на основании сведений Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Не нашел оснований для снижения размера компенсации до минимального размера. Суд применил положения ст. 1229, 1252, 1271, 1484, 1487, 1515 ГК РФ и ч. 2 ст. 69 АПК РФ, ссылаясь на установленный в деле № А01-118/2021 факт сходства обозначений до степени смешения.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 17 января 2024 г.): Оставил решение суда первой инстанции без изменения, согласившись с выводами о наличии нарушения исключительного права и обоснованности взыскания компенсации.

Суд по интеллектуальным правам (постановление от 14 июня 2024 г.): Согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций. Отклонил довод общества о том, что наличие у него исключительного права на НМПТ «Пиво Майкопское» свидетельствует о законности использования комбинированного обозначения (включающего помимо словесных элементов также графические элементы), сходного со спорным товарным знаком завода.

Основание передачи в коллегию

Общество подало кассационную жалобу в Верховный Суд РФ, ссылаясь на наличие оснований для отмены судебных актов в порядке ст. 291 АПК РФ. Определением судьи ВС РФ от 09 декабря 2024 г. кассационная жалоба вместе с делом была передана для рассмотрения в судебном заседании СКЭС. В судебном заседании общество поддержало доводы жалобы и просило отменить судебные акты и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Завод возражал против удовлетворения жалобы.

III. ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА

Правовой конфликт возник между двумя взаимодействующими режимами охраны средств индивидуализации товаров: исключительным правом на товарный знак (ст. 1484 ГК РФ) и исключительным правом на наименование места происхождения товара (ст. 1516–1536 ГК РФ).

Суть проблемы: суды нижестоящих инстанций применили принцип, закреплённый в ч. 2 ст. 69 АПК РФ, согласно которому обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении другого дела с участием тех же лиц. Они использовали вывод из дела № А01-118/2021 о сходстве обозначений до степени смешения как неоспоримый факт. Однако между рассмотрением дела № А01-118/2021 и настоящего дела произошло существенное изменение правового статуса общества: оно получило собственное исключительное право на НМПТ «Пиво Майкопское» (свидетельство № 248/3, зарегистрировано 08 декабря 2022 г., с датой приоритета 12 апреля 2021 г.).

Это создало коллизию: может ли лицо, обладающее собственным исключительным правом на НМПТ, одновременно нарушать исключительное право другого лица на товарный знак, содержащий неохраняемые элементы (слова «Пиво Майкопское»)? Суды не учли, что ГК РФ предусматривает исключение из общего правила о единственности исключительного права (п. 4 ст. 1229 ГК РФ) и допускает одновременное принадлежание разным лицам исключительных прав на одно и то же средство индивидуализации, в частности на НМПТ (п. 2 ст. 1518 ГК РФ). Кроме того, суды не применили методологию сравнения обозначений, предусмотренную Правилами № 482, и не учли, что словесные элементы товарного знака завода («Пиво Майкопское») являются неохраняемыми элементами, сходство которых не должно приниматься во внимание при оценке сходства до степени смешения (п. 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10).

Дело имеет принципиальное значение, поскольку затрагивает баланс между защитой исключительных прав на товарные знаки и правом лиц, осуществляющих производство товара на территории географического объекта, использовать географическое указание (НМПТ), а также правильное применение правил о преюдициальности фактов в условиях изменения правового статуса участников спора.

IV. ПРАВОВОЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА КОЛЛЕГИЮ

1. Применима ли презумпция преюдициальности фактов (ч. 2 ст. 69 АПК РФ) к обстоятельствам, установленным в ранее рассмотренном деле, если на момент рассмотрения нового дела правовой статус ответчика существенно изменился вследствие регистрации у него собственного исключительного права на НМПТ?

2. Может ли использование лицом обозначения, совпадающего с зарегистрированным у него исключительным правом на НМПТ, одновременно признаваться нарушением исключительного права другого лица на товарный знак, содержащий неохраняемые элементы, без надлежащей оценки сходства обозначений с применением методологии, предусмотренной Правилами № 482?

3. Должны ли суды при оценке сходства товарного знака и спорного обозначения учитывать, что словесные элементы товарного знака относятся к неохраняемым элементам, и применять методологические подходы, установленные Правилами № 482 и Постановлением Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10?

V. ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

A. Основной правовой подход

Верховный Суд РФ пришёл к выводу, что суды нижестоящих инстанций допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, применив презумпцию преюдициальности фактов без учёта того, что на момент рассмотрения настоящего дела правовой статус общества изменился вследствие регистрации у него собственного исключительного права на НМПТ «Пиво Майкопское». Суды не провели надлежащую оценку сходства обозначений с применением методологии, предусмотренной законодательством, и не учли, что словесные элементы товарного знака завода являются неохраняемыми элементами, сходство которых не должно приниматься во внимание. Выводы судебных инстанций являются преждевременными и не соответствуют положениям ГК РФ и процессуального законодательства.

B. Развёрнутое обоснование

1. Правовая природа наименования места происхождения товара и исключительное право на него

Верховный Суд РФ указал, что согласно ст. 1516 ГК РФ наименованием места происхождения товара, которому предоставляется правовая охрана, является обозначение, представляющее собой современное или историческое, официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование страны, городского или сельского поселения, местности или другого географического объекта, включающее такое наименование или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно определяются характерными для данного географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. На территории данного географического объекта должны осуществляться все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование особых свойств товара.

Согласно п. 3 ст. 1516 ГК РФ к наименованиям мест происхождения товаров применяются правила о географических указаниях, если иное не установлено ГК РФ.

2. Исключение из общего правила о единственности исключительного права

Верховный Суд РФ подчеркнул исключительное значение п. 4 ст. 1229 ГК РФ, который закрепляет особое правило о возможности принадлежности в случаях, предусмотренных в числе прочего п. 2 ст. 1518 ГК РФ, самостоятельных исключительных прав на один и тот же результат интеллектуальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации одновременно разным лицам. Это правило в отношении НМПТ является исключением из общего положения п. 2 ст. 1229 ГК РФ, согласно которому на один результат интеллектуальной деятельности или на одно средство индивидуализации может быть установлено лишь одно исключительное право, которое может принадлежать одному лицу либо нескольким лицам, но только совместно.

Исключение вызвано существом права на НМПТ: в силу ст. 1516, 1518, 1522 ГК РФ исключительное право на НМПТ может быть в установленном ГК РФ порядке предоставлено любому лицу, которое осуществляет на территории определенного географического объекта все стадии производства товара, оказывающие существенное влияние на формирование его особых свойств. При получении исключительного права на НМПТ не важна воля иных лиц, имеющих исключительное право на него; в дальнейшем лица, обладающие правами на НМПТ, осуществляют его использование раздельно по своей воле.

3. Прекращение действия исключительного права на НМПТ и независимость прав разных лиц

Верховный Суд РФ отметил, что действие исключительного права на НМПТ прекращается, в частности, если правообладатель производит товар, не соответствующий необходимым характеристикам, или утрачивает возможность осуществлять деятельность по производству такого товара, систематически нарушает способ производства товара, условия его хранения и транспортировки (п. 2 ст. 1536 ГК РФ). Утрата исключительного права одного лица не влияет на действие исключительного права другого лица на одно и то же НМПТ.

4. Сроки действия исключительного права на НМПТ и дата приоритета

Согласно п. 1 ст. 1531 ГК РФ исключительное право на географическое указание или наименование места происхождения товара действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на географическое указание или заявки на наименование места происхождения товара в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Верховный Суд РФ подчеркнул, что у общества в силу п. 1 ст. 1531 ГК РФ с 12 апреля 2021 г. (дата подачи заявки), то есть за пределами рассмотренного в рамках дела № А01-118/2021 периода, имелось право на выпуск и реализацию продукции с нанесением на этикетки НМПТ «Пиво Майкопское».

5. Исключительное право на товарный знак и его пределы

П. 1 ст. 1484 ГК РФ устанавливает, что лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак).

П. 3 ст. 1484 ГК РФ предусматривает, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

6. Контрафактность товаров и нарушение исключительного права

П. 1 ст. 1515 ГК РФ определяет, что товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. По смыслу этой нормы нарушением исключительного права владельца товарного знака признается использование не только тождественного товарного знака, но и сходного с ним до степени смешения обозначения.

Нарушение исключительного права на товарный знак является основанием для взыскания правообладателем компенсации (п. 3 ст. 1252, п. 4 ст. 1515 ГК РФ).

7. Методология оценки сходства обозначений и роль кассационного суда

При установлении факта нарушения исключительного права на товарный знак по смыслу положения п. 3 ст. 1484 ГК РФ оценке подлежит степень сходства обозначений.

Исходя из подхода, изложенного в определении Верховного Суда РФ от 02 февраля 2017 г. № 309-ЭС16-15153, суд кассационной инстанции проверяет не результаты оценки фактических обстоятельств, а соблюдение судами методологии установления однородности, сходства и вероятности смешения обозначений.

Методология сравнения обозначений определена Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2015 г. № 482 (далее — Правила № 482).

В соответствии с п. 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

П. 42 Правил № 482 предусматривает, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

8. Общее впечатление и учёт неохраняемых элементов

Как отмечено в п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г., при выявлении сходства до степени смешения обозначений учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

В п. 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство — сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

9. Критика применения презумпции преюдициальности фактов без учёта изменения правового статуса

Верховный Суд РФ указал, что суды нижестоящих инстанций, делая вывод о сходстве до степени смешения товарного знака истца с используемым на этикетке ответчика обозначением, сослались на установленный факт такого сходства судебным актом по делу № А01-118/2021. В рамках этого дела суд оценил различия сравниваемых обозначений, а также определенную степень их сходства, при этом установил, что очевидно решающее значение для первого впечатления о сходстве имеет словесное обозначение «Майкопское».

Согласно ч. 2 ст. 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Однако, применив положения ч. 2 ст. 69 АПК РФ, суды не учли, что на момент рассмотрения настоящего дела № А01-4210/2022 установленные судами обстоятельства по другому делу № А01-118/2021 изменились, поскольку по заявке общества от 12 апреля 2021 г. Федеральной службой по интеллектуальной собственности 08 декабря 2022 г. зарегистрировано исключительное право на НМПТ «Пиво Майкопское», обществу выдано свидетельство № 248/3.

10. Необходимость переоценки правомерности использования обозначения и применения методологии сравнения

Поскольку данное обозначение стало охраноспособным, судам с учетом названных положений закона необходимо было:

1. дать оценку правомерности реализации обществом продукции с использованием этого обозначения (этикетки);
2. исследовать сходство до степени смешения товарного знака истца и этикетки общества с применением методологических подходов, предусмотренных Правилами № 482 и Постановлением Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10;
3. принять во внимание, что используемые в товарном знаке завода слова «Пиво Майкопское» относятся к неохраняемым элементам товарного знака, и сходство лишь этих элементов не должно приниматься во внимание при оценке сходства до степени смешения.

11. Вывод о существенности нарушений

Верховный Суд РФ заключил, что выводы судебных инстанций, положенные в основу принятых по делу судебных актов, не соответствуют вышеприведенным положениям законодательства и являются преждевременными.

Поскольку допущенные судами нарушения являются существенными и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов заявителя, обжалуемые судебные акты подлежат отмене на основании ч. 1 ст. 29111 АПК РФ, а дело — направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА И ПРОЦЕДУРНЫЕ УКАЗАНИЯ

Критерии, применённые к данному делу

Верховный Суд РФ применил следующие критерии для признания нарушений существенными:

1. Критерий изменения правового статуса: На момент рассмотрения настоящего дела правовой статус общества существенно изменился вследствие регистрации у него собственного исключительного права на НМПТ «Пиво Майкопское» с датой приоритета 12 апреля 2021 г., что произошло в период между рассмотрением дела № А01-118/2021 и настоящего дела. Это означает, что презумпция преюдициальности фактов не может применяться механически без учёта изменившихся обстоятельств.

2. Критерий надлежащей методологии: Суды должны были применить методологию сравнения обозначений, предусмотренную Правилами № 482 и Постановлением Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, а не полагаться исключительно на вывод из предыдущего дела.

3. Критерий учёта неохраняемых элементов: Суды должны были учесть, что словесные элементы товарного знака завода («Пиво Майкопское») являются неохраняемыми элементами, и сходство лишь этих элементов не должно приниматься во внимание при оценке сходства до степени смешения.

4. Критерий баланса исключительных прав: Суды должны были учесть, что ГК РФ допускает одновременное принадлежание разным лицам исключительных прав на одно и то же средство индивидуализации (в частности, на НМПТ), и что лица, обладающие правами на НМПТ, осуществляют его использование раздельно по своей воле.

Указания нижестоящим судам

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции следует:

1. Учесть изложенное в определении Верховного Суда РФ;
2. Проверить и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц;
3. На основании установленных обстоятельств, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законное и обоснованное решение.

Суд должен переоценить: - правомерность реализации обществом продукции с использованием обозначения «Пиво Майкопское» с учётом того, что общество имеет собственное исключительное право на НМПТ; - сходство до степени смешения товарного знака завода и этикетки общества с применением методологических подходов, предусмотренных Правилами № 482; - значение неохраняемых элементов товарного знака завода при оценке сходства обозначений.

Распределение обязанностей

Суд первой инстанции несёт ответственность за: - надлежащее применение методологии сравнения обозначений; - учёт изменения правового статуса общества; - оценку всех доказательств по своему внутреннему убеждению; - принятие законного и обоснованного решения на основе правильного применения норм материального и процессуального права.

VII.