ВС РФ: заинтересованность в прекращении охраны товарного знака требует доказательства реального намерения его использовать

I. РЕКВИЗИТЫ И ПАРАМЕТРЫ ДЕЛА

Номер дела и определение: Дело № СИП-1077/2023; Определение СКЭС ВС РФ № 300-ЭС25-2343

Дата принятия: 6 октября 2025 г. (резолютивная часть объявлена 30 сентября 2025 г.)

Состав СКЭС: - Председательствующий: Хатыпова Р.А. - Судьи: Грачева И.Л., Чучунова Н.С.

Стороны спора: - Истец (кассант): Общество с ограниченной ответственностью «Ника мебель» (истец по первоначальному иску) - Ответчик (кассант): Акционерное общество «Аэроплан» (правообладатель товарного знака) - Третье лицо: Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) — привлечено в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований (ст. 51 АПК РФ)

Категория спора: Интеллектуальные права; досрочное прекращение правовой охраны товарного знака вследствие неиспользования

II. ФАБУЛА И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Краткая фабула

Общество «Аэроплан» является правообладателем товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 502206 (изображение персонажа «Симка» из анимационного фильма), зарегистрированного с приоритетом от 18 ноября 2011 г. в отношении товаров 20, 28 классов и услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). 12 августа 2023 г. Общество «Ника мебель» направило Обществу «Аэроплан» предложение в порядке пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса РФ о заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак либо об отказе от права на товарный знак. После отсутствия ответа Общество «Ника мебель» обратилось в суд с иском о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении товаров 20 класса МКТУ вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет. В обоснование своей заинтересованности истец сослался на факт предъявления к нему ответчиком требования о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака в отдельном деле (№ А46-21740/2022), что, по его мнению, подтверждает его возможность использовать спорное обозначение и его заинтересованность в досрочном прекращении охраны.

Решения нижестоящих инстанций

Суд по интеллектуальным правам (решение от 25 июля 2024 г.): Удовлетворил иск в части, досрочно прекратив правовую охрану товарного знака № 502206 в отношении товаров 20 класса МКТУ. Суд установил соблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора и неиспользование ответчиком товарного знака непрерывно в течение трех лет, предшествующих направлению предложения. Отклонил довод ответчика об отсутствии заинтересованности истца, указав, что заинтересованным может быть признано лицо, чьи права и законные интересы затрагиваются существующим правом на товарный знак.

Президиум Суда по интеллектуальным правам (постановление от 23 декабря 2024 г.): Оставил решение суда первой инстанции без изменения. Отметил, что перечень доказательств заинтересованности не является исчерпывающим, и лицо вправе предъявлять любые документы в подтверждение своего интереса. Признал, что наличие спора о защите исключительного права на товарный знак может быть одним из доказательств заинтересованности, поскольку по смыслу норм заинтересованность может быть обусловлена необходимостью защиты от требований правообладателя, не использующего знак. Однако не учел необходимость оценки реальности намерения истца использовать обозначение после прекращения охраны.

Основание передачи в коллегию

Кассационная жалоба Общества «Аэроплан» (определением судьи Хатыповой Р.А. от 4 августа 2025 г. передана в СКЭС). Ответчик ссылался на существенное нарушение судами норм материального права и просил отменить обжалуемые акты, отказав в удовлетворении исковых требований.

III. ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА

Спор сосредоточен на толковании и применении критерия заинтересованности лица при предъявлении иска о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (пункт 1 статьи 1486 Гражданского кодекса РФ).

Конфликт возникает между двумя подходами:

1. Позиция нижестоящих судов: Заинтересованность может быть подтверждена наличием спора между истцом и ответчиком о защите исключительного права на товарный знак (в данном случае — иском ответчика о взыскании компенсации за незаконное использование знака). Такой спор свидетельствует о том, что истец осуществляет деятельность, однородную товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован знак, и может быть заинтересован в его прекращении для защиты от требований правообладателя.

2. Позиция ВС РФ: Заинтересованность требует не только установления потенциальной возможности истца использовать обозначение (что может быть подтверждено фактом неправомерного использования), но и оценки реальности намерения истца правомерно использовать это обозначение после прекращения охраны, с учетом всех правовых ограничений, включая охрану авторского права на персонаж произведения.

Принципиальное значение дела состоит в том, что оно устанавливает необходимость комплексной оценки возможности истца правомерно использовать обозначение, а не только факта его потенциального интереса к прекращению охраны. Это особенно важно в случаях, когда товарный знак воспроизводит охраняемый авторским правом объект (персонаж, произведение искусства и т.д.), поскольку прекращение охраны товарного знака не устраняет охраны авторского права и не позволяет третьему лицу правомерно использовать обозначение.

IV. ПРАВОВОЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА КОЛЛЕГИЮ

Основной вопрос: Достаточно ли для признания лица заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (пункт 1 статьи 1486 ГК РФ) установления факта осуществления этим лицом деятельности, однородной товарам, для индивидуализации которых зарегистрирован знак, и наличия спора с правообладателем о защите исключительного права на этот знак, или необходимо дополнительно оценить реальность намерения истца правомерно использовать спорное обозначение после прекращения его охраны?

Производный вопрос: Как должны суды учитывать при оценке реальности намерения истца использовать обозначение наличие охраны авторского права на объект, воспроизводимый товарным знаком (в данном случае — персонаж произведения)?

V. ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

A. Основной правовой подход

Заинтересованность лица в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования устанавливается судом путем оценки совокупности доказательств, подтверждающих не только потенциальную возможность истца использовать спорное обозначение, но и реальность его намерения использовать это обозначение в будущей коммерческой деятельности правомерно, не нарушая прав и законных интересов третьих лиц. Наличие спора о защите исключительного права на товарный знак само по себе не является однозначным подтверждением заинтересованности; суд обязан оценить действительную возможность истца правомерно использовать обозначение с учетом всех применимых правовых ограничений, включая охрану авторского права на воспроизводимый объект.

B. Развёрнутое обоснование

1. Нормативное основание требования заинтересованности

Согласно пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса РФ, правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение трех лет.

Исходя из положений части 1 статьи 4 АПК РФ, статьи 12 Гражданского кодекса и пункта 1 статьи 1486 Гражданского кодекса, иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования может быть заявлен только заинтересованным лицом. Отсутствие заинтересованности в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования, независимо от наличия факта неиспользования знака.

2. Правовая позиция ВАС РФ о критериях заинтересованности

Из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 14503/10 следует, что к заинтересованным лицам применительно к пункту 1 статьи 1486 Гражданского кодекса могут быть отнесены:

• производители однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака;
• имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей деятельности;
• осуществившие необходимые подготовительные действия к такому использованию, в частности подавшие заявку на регистрацию тождественного или сходного обозначения.

Вместе с тем подача в Роспатент заявки на регистрацию тождественного или сходного обозначения в отсутствие иных доказательств реального намерения использовать товарный знак сама по себе не является ни обязательным, ни достаточным доказательством заинтересованности (пункт 40 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС РФ 23 сентября 2015 г.).

3. Разъяснения Пленума ВС РФ о реальности намерения

В соответствии с пунктом 165 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», для признания лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность, заинтересованным в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования необходимо, чтобы совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность интереса истца заключается в последующем использовании им в отношении однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в качестве средства индивидуализации либо без такового.

4. Методология установления заинтересованности

По смыслу приведенных норм и разъяснений ВАС РФ и ВС РФ, заинтересованность лица в прекращении правовой охраны устанавливается судом путем оценки доказательств, подтверждающих реальность намерения истца использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны.

Намерение использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны в качестве товарного знака доказывается истцом путем представления доказательств, подтверждающих: - осуществление деятельности, однородной товарам и услугам, для индивидуализации которых зарегистрировано спорное обозначение, или - проведение подготовительных мероприятий для осуществления соответствующей деятельности.

При этом такое намерение должно быть реальным. То есть помимо установления обстоятельств, подтверждающих потенциальную возможность истца использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны в качестве товарного знака, судам надлежит оценить, действительно ли истец планирует в будущем использовать это обозначение в своей коммерческой деятельности, зарегистрировав его в качестве товарного знака, или без регистрации, не нарушая при этом прав и законных интересов третьих лиц.

5. Роль спора о защите исключительного права как доказательства

К обстоятельствам, подтверждающим осуществление деятельности, однородной товарам или услугам, для индивидуализации которых зарегистрировано спорное обозначение, может относиться в том числе: - установленное судом неправомерное использование лицом, требующим досрочно прекратить правовую охрану товарного знака, сходного со спорным товарным знаком обозначения для индивидуализации однородных товаров, либо - наличие спора (как досудебного — направление претензии, так и спора, рассматриваемого в суде) между указанным лицом и правообладателем о защите исключительного права на товарный знак.

Однако наличие спора, связанного с защитой исключительного права на спорный товарный знак, само по себе не является обстоятельством, однозначно подтверждающим заинтересованность лица для целей досрочного прекращения правовой охраны.

6. Применение к фактам дела: потенциальная возможность vs. реальность намерения

Суды установили, что до обращения с иском Общество «Ника мебель» неправомерно использовало принадлежащий Обществу «Аэроплан» товарный знак для индивидуализации товаров 20 класса МКТУ, что подтверждается судебными актами по делу № А46-21740/2022. На этом основании суд исходил из доказанности того, что Общество «Ника мебель» осуществляет деятельность по производству однородных товаров и имеет потенциальную возможность продолжить производить товары, используя спорное обозначение после прекращения его правовой охраны.

Однако суды не учли следующее: в качестве товарного знака № 502206 зарегистрировано изображение, которое воспроизводит художественный образ персонажа «Симка», созданный при изготовлении анимационного фильма. Исключительное право на персонаж «Симка» также принадлежит ответчику.

7. Охрана персонажа как объекта авторского права

Персонаж произведения, являющийся самостоятельным результатом творческого труда автора, охраняется как объект авторского права (пункт 7 статьи 1259, статья 1301 Гражданского кодекса РФ). Автору персонажа принадлежит исключительное право на него, включая право на воспроизведение персонажа (пункты 1, 2 статьи 1270 Гражданского кодекса РФ).

Общество «Аэроплан» в отзыве на иск отмечало, что в случае прекращения правовой охраны обозначения в качестве товарного знака, представляющего собой изображение персонажа, его последующее использование истцом (или любым третьим лицом) будет нарушать исключительное право на персонаж как на объект авторского права.

Судебным актом по делу № А46-21740/2022 в пользу Общества «Аэроплан» с Общества «Ника мебель» взыскана также компенсация за нарушение исключительного права на образ персонажа «Симка».

Президиум Суда по интеллектуальным правам, указав, что в рамках дел о защите исключительных прав на данные объекты возможна констатация факта нарушения одним действием исключительного права сразу на оба объекта (образ персонажа как объект авторского права и товарный знак), тем не менее признал приведенный аргумент Общества «Аэроплан» несостоятельным, ограничив предмет исследования фактическими обстоятельствами, касающимися использования обозначения как товарного знака.

8. Оценка реальности намерения с учетом авторского права

Вместе с тем, устанавливая заинтересованность в прекращении правовой охраны товарного знака, судам надлежало также установить реальность намерения истца использовать обозначение после прекращения его правовой охраны, оценив действительную возможность истца правомерно использовать это обозначение в своей коммерческой деятельности.

Использование обозначения в коммерческой деятельности возможно путем его регистрации в качестве товарного знака или без таковой.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Гражданского кодекса, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака (статья 1492 ГК РФ).

9. Принцип обязательного использования товарного знака

Установленный статьей 1486 Гражданского кодекса принцип обязательного использования товарного знака для индивидуализации товаров, работ и услуг как условия сохранения прав на него призван стимулировать интенсивное использование товарных знаков в гражданском обороте.

Обществом «Ника мебель» не представлены доказательства, подтверждающие намерение после прекращения правовой охраны спорного обозначения зарегистрировать его в качестве товарного знака. В частности, из материалов дела не усматривается, что истцом предпринимались действия по подаче заявки на регистрацию тождественного или сходного обозначения, которые могли бы быть расценены как подготовительные действия.

10. Выводы о разумных сомнениях в реальности намерения

В свою очередь, из материалов дела следует, что Общество «Аэроплан» ссылалось на фактические обстоятельства, указывающие на известность произведения и персонажа, визуальный образ которого зарегистрирован в качестве товарного знака.

Использование истцом спорного обозначения без регистрации в качестве товарного знака в случае, когда персонаж является объектом авторского права, приводит к нарушению исключительного права на произведение, как это усматривается из судебных актов по делу № А46-21740/2022.

Указанные обстоятельства создают разумные сомнения, что досрочное прекращение правовой охраны товарного знака № 502206 позволит истцу реально использовать спорное обозначение в своей коммерческой деятельности, не нарушая прав и законных интересов ответчика.

11. Обязанность суда по возложению бремени доказывания

В связи с этим суду, устанавливая заинтересованность истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, помимо обстоятельств, подтверждающих потенциальную возможность использования спорного обозначения, было необходимо оценить реальность намерения, а именно возложить на истца обязанность представить доказательства, подтверждающие его возможность правомерно использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны, что судом сделано не было.

Суд кассационной инстанции допущенные недостатки не устранил.

12. Процедурный приоритет: заинтересованность предшествует оценке использования

Между тем к вопросу об использовании товарного знака ответчиком суд переходит только при наличии доказательств заинтересованности истца; неиспользование знака само по себе не влечет абстрактное право любого лица на предъявление иска о досрочном прекращении правовой охраны знака.

VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА И ПРОЦЕДУРНЫЕ УКАЗАНИЯ

Критерий, применённый к данному делу

Суды допустили существенные нарушения норм материального и процессуального права, повлиявшие на исход дела:

1. Неполная оценка заинтересованности: Суды ограничились установлением потенциальной возможности истца использовать обозначение (на основе факта неправомерного использования в прошлом), но не оценили реальность намерения истца правомерно использовать это обозначение в будущем.

2. Игнорирование охраны авторского права: Суды не учли, что товарный знак воспроизводит персонаж произведения, охраняемый авторским правом, и что прекращение охраны товарного знака не устранит охраны авторского права, что создает разумные сомнения в возможности истца правомерно использовать обозначение.

3. Неправильное распределение бремени доказывания: Суды не возложили на истца обязанность представить доказательства возможности правомерного использования обозначения после прекращения охраны.

Указания нижестоящему суду

При новом рассмотрении дела суду надлежит:

1. Всесторонне и полно исследовать имеющиеся в деле доказательства в их совокупности, оценивая не только потенциальную возможность истца использовать обозначение, но и реальность его намерения.

2. Возложить на истца обязанность представить доказательства, подтверждающие его возможность правомерно использовать спорное обозначение после прекращения его правовой охраны, с учетом всех применимых правовых ограничений, включая охрану авторского права.

3. Учесть изложенное в определении СКЭС при применении норм материального и процессуального права.

4. Принять законное и обоснованное решение на основе правильного применения норм.

VII. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации:

1. Отменила решение Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2024 г. и постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 23 декабря 2024 г. по делу № СИП-1077/2023 в части удовлетворения исковых требований и распределения расходов по уплате государственной пошлины.

2. Направила дело № СИП-1077/2023 в отмененной части на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

3. Оставила указанные судебные акты без изменения в остальной части.

VIII. ПРАКТИЧЕСКОЕ И ДОКТРИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

1. Смена методологии: от формального к субстанциальному подходу

Определение СКЭС осуществляет принципиальный сдвиг в методологии оценки заинтересованности при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Нижестоящие суды применяли формальный подход, ограничиваясь установлением факта осуществления истцом деятельности, однородной товарам, и наличия спора с правообладателем. СКЭС требует субстанциального подхода, при котором суд обязан оценить реальность намерения истца и действительную возможность правомерного использования обозначения.

Эта смена методологии отражает переход от абстрактного к конкретному анализу: недостаточно установить, что истец потенциально может использовать обозначение; необходимо доказать, что он действительно планирует это делать и может это делать правомерно.

2. Гармонизация с позициями ВАС РФ и Пленума ВС РФ

Определение СКЭС гармонизирует и развивает ранее установленные позиции:

• Постановление ВАС РФ от 1 марта 2011 г. № 14503/10 требовало наличия «реального намерения» использовать обозначение, но нижестоящие суды игнорировали этот критерий.

• Пункт 40 Обзора судебной практики ВС РФ от 23 сентября 2015 г. указывал, что подача заявки на регистрацию обозначения не является ни обязательным, ни достаточным доказательством, но не раскрывал, какие доказательства необходимы.

• Пункт 165 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 требовал оценки совокупности обстоятельств, свидетельствующих о направленности интереса истца, но нижестоящие суды не проводили такую оценку.

СКЭС конкретизирует и усиливает эти требования, указывая на необходимость оценки не только потенциальной возможности, но и реальности намерения, а также на