ВС РФ: лицензиар может требовать платежей за период до признания патента недействительным

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКЭС ВС РФ ПО ДЕЛУ № А09-4451/2022

I. РЕКВИЗИТЫ И ПАРАМЕТРЫ ДЕЛА

Номер дела и определение: Дело № А09-4451/2022; Определение СКЭС ВС РФ № 310-ЭС25-9110

Дата принятия: Резолютивная часть объявлена 25 ноября 2025 г.; полный текст изготовлен 3 декабря 2025 г.

Состав СКЭС: - Председательствующий: Хатыпова Р.А. - Судьи: Борисова Е.Е., Грачева И.Л.

Стороны спора: - Истец (кассант): Общество с ограниченной ответственностью «Дипром» (лицензиар, владелец исключительной лицензии на патент) - Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» (лицензиат)

Категория спора: Договорный спор по лицензионному договору; спор в области интеллектуальной собственности (патентное право)

II. ФАБУЛА И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Краткая фабула

ООО «Дипром» (далее — Общество) являлось владельцем исключительной лицензии на право использования изобретения по патенту РФ № 2595159 (дата приоритета 27 января 2015 г.). 2 июня 2017 г. Общество и ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» (далее — Завод) заключили лицензионный договор № 26, по которому Завод получил неисключительную лицензию на изготовление и введение в хозяйственный оборот продукции на основе лицензии. Договор предусматривал уплату роялти (текущих отчислений) в размере, определяемом дополнительными соглашениями № 1–5. Платежи должны были производиться в течение пятнадцати банковских дней со дня выставления счета. Уведомлением от 20 ноября 2020 г. Общество сообщило о прекращении договора с 1 января 2021 г. в связи с истечением срока его действия (31 декабря 2020 г.). Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 30 октября 2021 г. патент признан недействительным полностью. Общество предъявило иск к Заводу о взыскании 5 050 924 руб. 16 коп. вознаграждения (роялти), 92 633 руб. 16 коп. пени и 1 591 638 руб. 41 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период июль–декабрь 2020 г., когда Завод произвел и отгрузил продукцию по лицензии, но не оплатил счета.

Решения нижестоящих инстанций

Арбитражный суд Брянской области (решение от 22 ноября 2024 г.): Отказал в иске, исходя из того, что признание патента недействительным ведет к прекращению всех обязательств по лицензионному договору. Суд не признал наличие обязательства Завода по уплате лицензионных платежей в заявленном размере.

Двадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 10 марта 2025 г.): Оставил решение суда первой инстанции без изменения, поддержав его выводы.

Суд по интеллектуальным правам (постановление от 17 июня 2025 г.): Оставил решение суда первой инстанции без изменения, не устранив допущенные нарушения.

Основание передачи в коллегию

Кассационная жалоба ООО «Дипром» на основании части 1 статьи 29111 АПК РФ. Определением от 1 ноября 2025 г. судьи ВС РФ Хатыповой Р.А. жалоба передана для рассмотрения в судебном заседании СКЭС. Общество ссылалось на существенное нарушение судами норм материального права и просило отменить судебные акты, приняв новый судебный акт об удовлетворении исковых требований.

III. ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА

Спор возник между двумя противоположными подходами к правовым последствиям признания патента недействительным для лицензионных договоров, заключенных на основе этого патента:

Позиция нижестоящих судов: Признание патента недействительным полностью прекращает все обязательства по лицензионному договору, включая обязательство лицензиата по уплате лицензионных платежей за весь период действия договора, независимо от того, был ли договор фактически исполнен сторонами до момента аннулирования патента.
Позиция истца и ВС РФ: Лицензиар вправе требовать уплаты лицензионных платежей за период, когда лицензионный договор фактически исполнялся сторонами, предполагая о действительности патента, даже если патент впоследствии признан недействительным.

Конфликт интересов: интерес лицензиата в освобождении от платежей при аннулировании патента против интереса лицензиара в получении вознаграждения за фактически предоставленные права и полученную лицензиатом выгоду от использования изобретения.

Принципиальное значение: отсутствие единообразной судебной практики по применению статьи 1398 ГК РФ и пункта 141 постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23 апреля 2019 г., что создает неопределенность в правовом положении сторон лицензионных договоров в случае последующего признания патента недействительным.

IV. ПРАВОВОЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА КОЛЛЕГИЮ

Основной вопрос: Вправе ли лицензиар требовать уплаты лицензионных платежей (роялти) за период, предшествующий признанию патента на изобретение недействительным, если лицензионный договор был фактически исполнен сторонами в течение этого периода?

Производные вопросы: - Как следует толковать норму пункта 6 статьи 1398 ГК РФ о сохранении действия лицензионных договоров «в той мере, в какой они были исполнены»? - Какие обстоятельства являются юридически значимыми при разрешении спора о взыскании лицензионных платежей после аннулирования патента? - Какие требования предъявляются к исследованию и оценке доказательств исполнения договора судом первой инстанции?

V. ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

A. Основной правовой подход

Лицензиар вправе требовать уплаты лицензионных платежей за период, когда лицензионный договор фактически исполнялся сторонами, даже если патент впоследствии признан недействительным. Это правило основано на том, что лицензиат получил искомую выгоду от использования изобретения (экономию времени, материальных ресурсов, преимущество перед конкурентами) в отношении технического решения, в отношении которого презюмировалось наличие патентной охраны. Полученная выгода обосновывает необходимость выплаты предусмотренных договором лицензионных платежей. Однако лицензиат не вправе требовать возврата уже уплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным.

B. Развёрнутое обоснование

1. Нормативная база: статья 1398 ГК РФ и её толкование

Суд исходит из норм статьи 1398 ГК РФ (пункты 4, 5, 6):

Пункты 4, 5: Патент на изобретение признается недействительным полностью или частично на основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо вступившего в законную силу решения суда. Патент, признанный недействительным, аннулируется с даты подачи заявки на патент (т.е. имеет обратную силу).
Пункт 6: Лицензионные договоры, заключенные на основе патента на изобретение, признанного впоследствии недействительным, сохраняют действие в той мере, в какой они были исполнены к моменту принятия решения о недействительности патента.

Ключевое правовое положение: норма пункта 6 статьи 1398 ГК РФ устанавливает дифференцированный режим — договор не прекращается полностью, а сохраняет действие в части исполненного.

2. Позиция Конституционного Суда РФ: существо лицензионного отношения

Суд ссылается на определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2007 г. № 966-О-П, в котором установлено:

Существо отношений по лицензионному договору заключается в том, что предоставление лицензиату права на использование технического решения может быть осуществлено не иначе как с согласия лицензиара, имеющего исключительные права на соответствующее изобретение, и это существо отношений между сторонами, заключившими лицензионный договор исходя из предположения о действительности патента на изобретение, не изменяется последующим признанием патента недействительным в той части, в которой договор был исполнен к моменту аннулирования патента.

Вывод: даже при последующем аннулировании патента сущность лицензионного отношения (предоставление прав с согласия правообладателя) остается неизменной в части исполненного договора. Это означает, что лицензиат не может быть освобожден от платежей за уже полученную выгоду.

3. Экономическое обоснование: выгода лицензиата как основание платежа

Суд подчеркивает, что фактически по исполненному договору лицензиат получает искомую выгоду от использования изобретения, в частности: - экономию времени; - экономию материальных ресурсов; - преимущество перед конкурентами.

Эта выгода получена в отношении технического решения, в отношении которого презюмировалось наличие патентной охраны. Полученная лицензиатом выгода обосновывает необходимость выплаты лицензиару предусмотренных договором лицензионных платежей.

Логика: лицензиат не может одновременно пользоваться преимуществами исключительного права (в виде конкурентного преимущества) и отказываться от платежей за эти преимущества.

4. Разъяснения Пленума ВС РФ: пункт 141 постановления № 10 от 23 апреля 2019 г.

Суд цитирует пункт 141 постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»:

С момента признания патента недействительным заключенные лицензионные договоры прекращают свое действие.

Однако суд интерпретирует это разъяснение в контексте статьи 1398 ГК РФ следующим образом:

В удовлетворении требования лицензиата о возврате лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным, должно быть отказано.
В то же время лицензиар вправе требовать неуплаченных лицензионных платежей за соответствующий период.

Таким образом, суд гармонизирует разъяснение Пленума с нормой статьи 1398 ГК РФ: договор прекращает действие в будущем (с момента признания патента недействительным), но в части исполненного сохраняет действие для целей взыскания платежей.

5. Обязательственное право: статьи 309, 310 ГК РФ

Суд ссылается на статьи 309 и 310 ГК РФ:

Статья 309: Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.
Статья 310: Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Применение: Завод не может в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательства по уплате роялти, ссылаясь на последующее признание патента недействительным, если договор был фактически исполнен.

6. Постконтрактные условия: пункт 8.7 договора

Суд отмечает, что в пункте 8.7 договора стороны предусмотрели:

После прекращения срока действия договора положения его будут применяться до тех пор, пока не будут окончательно урегулированы платежи, обязательства по которым возникли в период его действия.

Это условие подтверждает намерение сторон сохранить действие договора в части платежных обязательств даже после его формального прекращения. Суд использует это как дополнительный аргумент в пользу взыскания платежей.

7. Доказательственная база: отчеты об исполнении

Суд указывает, что истец представил в материалы дела отчеты с информацией об объемах и стоимости продукции, произведенной по лицензии в период июль–декабрь 2020 г., и о цене реализации продукции, которые были получены от ответчика. Эти документы подтверждают фактическое исполнение договора сторонами в заявленный период.

8. Процессуальные требования: статьи 71, 170 АПК РФ

Суд ссылается на статьи 71 и 170 АПК РФ, устанавливающие требование к судам отражать в судебных актах мотивы, по которым суд отверг или принял доказательства и доводы сторон.

Критика нижестоящих судов: суд первой инстанции, ограничившись лишь ссылкой на отрицание ответчиком наличия обязательства, не исследовал надлежащим образом обстоятельства исполнения договора, не дал содержательной оценки направленным отчетам, не проверил наличие задолженности и ее размер.

Важный процессуальный вывод: в случае подтверждения фактического исполнения договора отсутствие доказательств признания ответчиком наличия обязательства по уплате текущих отчислений не может служить самостоятельным основанием для отказа в иске.

VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА И ПРОЦЕДУРНЫЕ УКАЗАНИЯ

Критерий разрешения

Юридически значимым обстоятельством для правильного разрешения спора является установление факта исполнения сторонами договора за период, предшествующий признанию патента недействительным. Если такое исполнение подтверждено, лицензиар вправе требовать уплаты лицензионных платежей за этот период.

Указания суду первой инстанции при новом рассмотрении

При новом рассмотрении дела суду надлежит:

Учесть изложенное — применить правовую позицию ВС РФ о сохранении действия лицензионного договора в части исполненного.
Исследовать все обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора: - Факт фактического исполнения договора в период июль–декабрь 2020 г.; - Объемы и стоимость произведенной и отгруженной продукции; - Цену реализации продукции; - Размер начисленных роялти; - Наличие и размер задолженности; - Размер пени в соответствии с пунктом 8.5 договора (0,1% за каждый просроченный день платежа); - Размер процентов за пользование чужими денежными средствами.
Дать содержательную оценку доказательствам: - Проанализировать отчеты об объемах и стоимости продукции, полученные от ответчика; - Проверить расчеты лицензионных платежей; - Оценить возражения ответчика с указанием причин их принятия или отклонения.
Правильно применить нормы материального и процессуального права — исходя из статьи 1398 ГК РФ, пункта 141 постановления Пленума ВС РФ № 10, статей 309, 310 ГК РФ, статей 71, 170 АПК РФ.
Принять законное и обоснованное решение — с указанием мотивов принятия или отклонения доказательств и доводов сторон.

Распределение обязанностей

Суд первой инстанции: Проведение полного исследования обстоятельств исполнения договора, оценка доказательств, расчет размера задолженности.
Истец (Общество): Доказывание факта исполнения договора, размера начисленных платежей и задолженности.
Ответчик (Завод): Доказывание возражений против требований (если таковые имеются).

VII. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Арбитражного суда Брянской области от 22 ноября 2024 г. отменить.
Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 10 марта 2025 г. отменить.
Постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 июня 2025 г. отменить.
Дело № А09-4451/2022 направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд Брянской области.

Основание: Часть 1 статьи 29111 АПК РФ (наличие оснований для отмены судебных актов в связи с существенными нарушениями норм материального и процессуального права, повлиявшими на исход дела).

VIII. ПРАКТИЧЕСКОЕ И ДОКТРИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

1. Смена методологии: от формального к субстанциальному подходу

Определение СКЭС отвергает формальный подход нижестоящих судов, которые исходили из того, что аннулирование патента автоматически прекращает все обязательства по лицензионному договору. Вместо этого ВС РФ применяет субстанциальный подход, основанный на анализе:

Фактического исполнения договора (а не только его формального существования);
Выгоды, полученной лицензиатом от использования технического решения;
Справедливости и баланса интересов сторон (лицензиат не должен одновременно пользоваться преимуществами и избегать платежей).

Этот подход соответствует принципам добросовестности и справедливости в гражданском праве.

2. Гармонизация с позициями КС РФ и Пленума ВС РФ

Определение СКЭС гармонизирует три источника права:

Статья 1398 ГК РФ (сохранение действия договора в части исполненного);
Определение КС РФ от 4 декабря 2007 г. № 966-О-П (неизменность существа лицензионного отношения в части исполненного);
Пункт 141 постановления Пленума ВС РФ № 10 (прекращение договора с момента признания патента недействительным, но с оговоркой о сохранении платежных обязательств за исполненный период).

Эта гармонизация устраняет кажущееся противоречие между разъяснением Пленума и нормой ГК РФ, показывая, что они действуют в разных временных плоскостях: договор прекращает действие в будущем, но сохраняет действие в части исполненного.

3. Последствия для участников лицензионных отношений

Для лицензиаров (правообладателей):

Защита интересов: Лицензиар может требовать уплаты лицензионных платежей за период исполнения договора, даже если патент впоследствии признан недействительным.
Снижение риска: Риск признания патента недействительным не лишает лицензиара права на вознаграждение за фактически предоставленные права.
Стимул к лицензированию: Определение повышает привлекательность лицензирования как способа монетизации интеллектуальной собственности.

Для лицензиатов (пользователей):

Ограничение преимуществ: Лицензиат не может избежать платежей, ссылаясь на последующее признание патента недействительным.
Необходимость проверки патента: Лицензиат должен проводить более тщательную проверку действительности патента перед заключением договора.
Защита от обогащения: Однако лицензиат защищен от требований о возврате уже уплаченных платежей за исполненный период.

Для судов:

Требование к исследованию доказательств: Суды обязаны проводить полное исследование обстоятельств исполнения договора, а не ограничиваться ссылками на отрицание ответчиком обязательства.
Мотивированность решений: Суды должны давать содержательную оценку доказательствам в соответствии со статьями 71, 170 АПК РФ.

Для арбитражных управляющих (в контексте банкротства):

Если лицензиат является должником в процедуре банкротства, требования лицензиара о взыскании платежей за исполненный период должны быть признаны обоснованными и включены в реестр требований кредиторов.

4. Анти-абузивные оговорки суда

Определение содержит важную оговорку: лицензиат не вправе требовать возврата уже уплаченных лицензионных платежей за период, предшествующий признанию патента недействительным. Это предотвращает абузивное поведение лицензиата, который мог бы попытаться вернуть платежи, ссылаясь на недействительность патента.

Однако суд не исключает возможность требования о возврате платежей в иных ситуациях (например, если договор был заключен с пороком воли или в результате обмана).

5. Сферы применения позиции за пределами банкротства

Хотя дело касается лицензионного договора в контексте патентного права, правовая позиция ВС РФ может быть применена к:

Иным лицензионным договорам (на товарные знаки, авторские права, ноу-хау), если соответствующие нормы ГК РФ содержат аналогичные положения о сохранении действия договора в части исполненного.
Договорам об отчуждении исключительных прав, если они содержат условия о платежах, зависящих от действительности прав.
Спорам о возврате платежей при признании недействительными иных видов исключительных прав.

6. Значение для практики

Определение СКЭС имеет высокое практическое значение для:

Лицензиаров: Подтверждает право на взыскание платежей за исполненный период, даже при последующем признании патента недействительным.
Лицензиатов: Показывает необходимость проведения проверки действительности патента перед заключением договора и ведения надлежащего учета исполнения договора.
Судов: Устанавливает четкие критерии разрешения споров о лицензионных платежах при аннулировании патента и требует полного исследования доказательств.
Адвокатов: Предоставляет аргументы для защиты интересов лицензиаров в спорах о взыскании платежей.

7. Доктринальное значение

Определение развивает доктрину интеллектуального права в следующих направлениях:

Принцип справедливости в лицензионных отношениях: Лицензиат не должен получать неоправданное обогащение за счет использования технического решения без соответствующего вознаграждения лицензиару.
Разграничение временных плоскостей: Договор может прекращать действие в будущем, но сохранять действие в части исполненного, что требует дифференцированного подхода к правовым последствиям.
Роль фактического исполнения: Фактическое исполнение договора является ключевым обстоятельством, определяющим сохранение платежных обязательств при последующем признании патента недействительным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определение СКЭС ВС РФ по делу № А09-4451/2022 устанавливает принципиально важную позицию: лицензиар вправе требовать уплаты лицензионных платежей за период, когда лицензионный договор фактически исполнялся сторонами, даже если патент впоследствии признан недействительным. Эта позиция основана на норме статьи 1398 ГК РФ о сохранении действия договора в части исполненного, позиции КС РФ о неизменности существа лицензионного отношения и принципе справедливости, предотвращающем неоправданное обогащение лицензиата. Определение требует от судов полного исследования доказательств исполнения договора и содержательной оценки доводов сторон, что повышает качество судебной защиты прав лицензиаров и способствует развитию практики лицензирования интеллектуальной собственности в Российской Федерации.