ВС уточнил критерии заключенности лицензионного договора о ноу-хау

I. РЕКВИЗИТЫ И ПАРАМЕТРЫ ДЕЛА

Номер дела и определение: Дело № А65-31236/2023; Определение СКЭС ВС РФ № 306-ЭС25-461

Дата принятия: Резолютивная часть объявлена 17 июля 2025 г.; полный текст изготовлен 25 июля 2025 г.

Состав СКЭС: - Председательствующий судья: Попова Г.Г. - Судьи: Борисова Е.Е., Чучунова Н.С. - Секретарь судебного заседания: Кунаков В.В.

Стороны спора: - Истец (кассант): индивидуальный предприниматель Лебедев Сергей Владимирович (лицензиат) - Ответчик: индивидуальный предприниматель Иванов Антон Вячеславович (лицензиар)

Категория спора: Договорный спор, связанный с лицензионным договором о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау); вопросы интеллектуальной собственности и недействительности сделок.

II. ФАБУЛА И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Краткая фабула

10 ноября 2022 г. между Лебедевым С.В. (лицензиат) и Ивановым А.В. (лицензиар) подписан лицензионный договор № 101122/КЗН/ШОУ о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) в сфере развлечений на стриминговых и потоковых сервисах. Договор предусматривал паушальный взнос в размере 1 590 000 руб., подлежащий уплате тремя платежами (530 000 руб. каждый), и роялти-платежи в размере 3 % от выручки (но не менее 30 000 руб. ежемесячно). Лебедев С.В. уплатил два платежа (всего 1 060 000 руб.) в ноябре и декабре 2022 г. Согласно договору, лицензиар обязан был передать состав ноу-хау в течение 30 рабочих дней с момента подписания и оплаты паушального взноса. Лебедев С.В. утверждал, что лицензиар не предоставил конфиденциальные сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, информация находится в открытом доступе и известна третьим лицам. Направив претензию, которая осталась без удовлетворения, Лебедев С.В. обратился в суд с требованием о признании договора незаключенным и возврате 1 060 000 руб. в качестве неосновательного обогащения.

Решения нижестоящих инстанций

Арбитражный суд Республики Татарстан (решение от 28 февраля 2024 г.): Отказал в удовлетворении исковых требований, установив, что стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора, договор исполнялся сторонами, ответчик предоставил истцу сведения, составляющие секрет производства, что не было опровергнуто истцом.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 17 июня 2024 г.): Оставил решение суда первой инстанции без изменения, согласившись с выводами о заключенности договора и надлежащем исполнении обязательств лицензиаром.

Суд по интеллектуальным правам (постановление от 15 ноября 2024 г.): Оставил решение и постановление апелляционного суда без изменения, подтвердив позицию нижестоящих инстанций.

Основание передачи в коллегию

Определением судьи ВС РФ от 6 мая 2025 г. кассационная жалоба Лебедева С.В. передана для рассмотрения в судебном заседании СКЭС. В жалобе истец ссылался на существенные нарушения норм материального права, повлиявшие на исход дела. На судебном заседании представитель истца поддержал доводы жалобы; представители ответчика возражали против удовлетворения жалобы.

III. ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА

Спор сосредоточен на фундаментальном вопросе о том, что является предметом лицензионного договора о передаче ноу-хау и какие обстоятельства необходимо установить для признания такого договора заключенным.

Конфликт возникает между:

1. Формальным подходом нижестоящих судов, которые констатировали наличие письменного договора, подписанного сторонами, и факт передачи некоторых сведений (по акту приема-передачи от 14 ноября 2022 г.), без глубокого анализа того, соответствуют ли переданные сведения критериям секрета производства (ноу-хау);

2. Субстанциальным подходом СКЭС, требующим установления конкретного содержания предмета договора — идентификации того, какие именно конфиденциальные, необщеизвестные сведения о способах осуществления профессиональной деятельности передаются, и наличия у этих сведений признаков ноу-хау (коммерческая ценность, необщедоступность, принятие разумных мер по сохранению конфиденциальности).

Дело имеет принципиальное значение, поскольку: - Отсутствует единообразная практика применения норм о лицензионных договорах в отношении ноу-хау, особенно в части определения предмета договора и критериев его заключенности; - Конфликт между правовой квалификацией истца (договор незаключен) и фактическими правоотношениями (возможно, договор об оказании консультационных услуг или иной договор, не являющийся лицензионным договором о ноу-хау); - Необходимость защиты публичных интересов в области охраны интеллектуальной собственности и предотвращения недобросовестного использования конфиденциальной информации; - Проблема судебного активизма: суды не должны быть связаны правовой квалификацией, предложенной истцом, но обязаны самостоятельно определить характер правоотношения и применить надлежащие нормы права.

IV. ПРАВОВОЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА КОЛЛЕГИЮ

1. Какие обстоятельства и критерии должны быть установлены судом для признания лицензионного договора о передаче секрета производства (ноу-хау) заключенным?

2. Является ли достаточным для заключенности договора наличие письменного соглашения и акта приема-передачи, если суд не установил конкретное содержание предмета договора (идентификацию ноу-хау) и не проверил соответствие переданных сведений критериям секрета производства?

3. Обязан ли суд при рассмотрении требования о признании договора незаключенным самостоятельно дать правовую квалификацию спорному правоотношению, независимо от квалификации, предложенной истцом, и определить подлежащие применению нормы материального права?

4. Какие последствия должны наступить в случае установления судом отсутствия в договоре обязательств о передаче секрета производства (ноу-хау)?

V. ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

A. Основной правовой подход

Предметом лицензионного договора о передаче секрета производства (ноу-хау) является право использования конкретного ноу-хау, который в договоре должен быть описан достаточным образом для его идентификации. Договор считается заключенным только при достижении сторонами соглашения по всем существенным условиям, включая конкретное описание секрета производства и способов его использования. Суд не может ограничиться констатацией наличия письменного договора и акта приема-передачи, но обязан установить, соответствуют ли переданные сведения критериям ноу-хау и была ли достигнута сторонами действительная договоренность о конкретном содержании предмета договора. При отсутствии таких установлений суд должен самостоятельно определить характер спорного правоотношения и применить надлежащие нормы права, независимо от правовой квалификации, предложенной истцом.

B. Развёрнутое обоснование

1. Общие принципы заключения договора и определение существенных условий

Нормативная база: Статьи 309, 310, 420, 421, 432 ГК РФ; пункт 1 Постановления Пленума ВС РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» (далее — Постановление Пленума № 49); пункт 47 Постановления Пленума № 49.

Позиция суда:

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 статьи 421 ГК РФ, правила об отдельных видах договоров не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (пункт 1 статьи 6 ГК РФ) к отдельным отношениям сторон по договору (пункт 2 статьи 421 ГК РФ).

Согласно пункту 4 статьи 421 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

Ключевой вывод: При квалификации договора для решения вопроса о применении к нему правил об отдельных видах договоров (пункты 2 и 3 статьи 421 ГК РФ) необходимо прежде всего учитывать существо законодательного регулирования соответствующего вида обязательств и признаки договоров, предусмотренных законом или иным правовым актом, независимо от указанного сторонами наименования квалифицируемого договора, названия его сторон, наименования способа исполнения и т.п. (пункт 47 Постановления Пленума № 49).

В соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

2. Специальные нормы о лицензионных договорах и праве на ноу-хау

Нормативная база: Статьи 1226, 1229, 1233, 1235, 1465, 1466, 1467, 1469 ГК РФ; пункт 143 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление Пленума № 10).

Позиция суда:

Лицу, создавшему ноу-хау, принадлежит исключительное право на секрет производства (статьи 1226, 1466 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Как предусмотрено пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ, правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении исключительного права) или предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

По лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату (пункт 1 статьи 1235 ГК РФ).

К договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307–419 ГК РФ) и о договоре (статьи 420–453 ГК РФ), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ (часть четвертая) и не вытекает из содержания или характера исключительного права (пункт 2 статьи 1233 ГК РФ).

3. Определение секрета производства (ноу-хау) и его обязательные признаки

Нормативная база: Статьи 1465, 1466, 1467, 1469 ГК РФ.

Позиция суда:

В соответствии с пунктом 1 статьи 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.

Согласно пункту 2 статьи 1465 ГК РФ секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.

Обладателю секрета производства принадлежит исключительное право использования его в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на секрет производства), в том числе при изготовлении изделий и реализации экономических и организационных решений. Обладатель секрета производства может распоряжаться указанным исключительным правом (пункт 1 статьи 1466 ГК РФ).

Исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается у всех правообладателей (статья 1467 ГК РФ).

4. Обязательные условия лицензионного договора о ноу-хау

Нормативная база: Статьи 1235, 1469 ГК РФ.

Позиция суда:

Согласно пункту 1 статьи 1469 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона — обладатель исключительного права на секрет производства (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования соответствующего секрета производства в установленных договором пределах.

Договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение данного требования влечет недействительность договора (часть 2 статьи 1235 ГК РФ).

Лицензионный договор может быть заключен как с указанием, так и без указания срока его действия (пункт 2 статьи 1469 ГК РФ).

В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации (часть 3 статьи 1235 ГК РФ).

В силу пункта 6 статьи 1235 ГК РФ лицензионный договор должен предусматривать: - (1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство), то есть описание секрета производства (ноу-хау), права на который передаются по договору; - (2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 ГК РФ, не применяются (часть 5 статьи 1235 ГК РФ).

5. Конфиденциальность как обязательное условие охраны ноу-хау

Нормативная база: Статьи 1467, 1469 ГК РФ; пункт 4 статьи 434.1 ГК РФ.

Позиция суда:

При предоставлении права использования секрета производства лицо, распорядившееся своим правом, обязано сохранять конфиденциальность секрета производства в течение всего срока действия лицензионного договора. Лица, получившие соответствующие права по лицензионному договору, обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения действия исключительного права на секрет производства (пункт 3 статьи 1469 ГК РФ).

Обязанность по сохранению конфиденциальности сведений несут как стороны уже заключенного договора (пункт 3 статьи 1469 ГК РФ), так и лица, получившие конфиденциальную информацию на преддоговорной стадии (пункт 4 статьи 434.1 ГК РФ).

6. Предмет лицензионного договора о ноу-хау и требования к его описанию

Позиция суда:

По смыслу приведенных норм права и исходя из разъяснений, изложенных в Постановлениях Пленума ВС РФ, предметом лицензионного договора о передаче секрета производства (ноу-хау) является право использования секрета производства (ноу-хау), который в договоре должен быть описан достаточным образом, чтобы идентифицировать ноу-хау.

В данном случае в договор должен содержать описание секрета осуществления профессиональной деятельности и способов использования ноу-хау.

Режим охраны сведений устанавливает правообладатель в договоре. С целью сохранения конфиденциальной информации в договоре возможны ссылки на другие документы, с требуемой полнотой описывающие секрет производства, в том числе приложения описания секрета производства на электронном носителе.

Обязательными условиями правовой охраны ноу-хау являются: - наличие коммерческой ценности передаваемых сведений, как действительной, так и потенциальной (оборотоспособность); - отсутствие у третьих лиц на законном основании свободного доступа к конфиденциальной информации (необщедоступность); - принятие обладателем сведений разумных мер для соблюдения их конфиденциальности.

Оценку выполнения условий ноу-хау осуществляет правообладатель, однако в случае спора суд должен установить, является ли спорная информация секретом производства.

7. Судебный активизм и независимость суда от правовой квалификации сторон

Нормативная база: Пункт 9 Постановления Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — Постановление Пленума № 25); статьи 133, 168 АПК РФ; пункт 1 Обзора судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165; пункт 25 Постановления Пленума ВС РФ от 23 декабря 2021 г. № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции».

Позиция суда:

Согласно пункту 9 Постановления Пленума № 25, если при принятии искового заявления суд придет к выводу о том, что избранный истцом способ защиты права не может обеспечить его восстановление, данное обстоятельство не является основанием для отказа в принятии искового заявления, его возвращения либо оставления без движения.

В соответствии со статьей 133 АПК РФ на стадии подготовки дела к судебному разбирательству суд выносит на обсуждение вопрос о юридической квалификации правоотношения для определения того, какие нормы права подлежат применению при разрешении спора.

По смыслу части 1 статьи 168 АПК РФ суд определяет, какие нормы права следует применить к установленным обстоятельствам. Суд также указывает мотивы, по которым не применил нормы права, на которые ссылались лица, участвующие в деле.

Ссылка истца в исковом заявлении на не подлежащие применению в данном деле нормы права сама по себе не является основанием для отказа в удовлетворении заявленного требования.

Предъявленное истцом требование по своей сути направлено на констатацию отсутствия между ним и ответчиком правоотношения из спорного договора. Даже если истец допустил в такой ситуации ошибку в правовой квалификации, считая договор незаключенным, она при определенных обстоятельствах может не приводить к отказу в иске.

Сходное разъяснение содержится в пункте 1 Обзора судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными, утвержденного Информационным письмом Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 25 Постановления Пленума № 46, арбитражный суд не связан правовой квалификацией правоотношений, предложенной лицами, участвующими в деле.

Суд должен рассматривать заявленное требование по существу исходя из фактических правоотношений, определив при этом круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора и подлежащих исследованию, а также применимые в конкретном спорном правоотношении правовые нормы.

8. Недействительность сделок и применение последствий по инициативе суда

Нормативная база: Статьи 166, 167, 168, 169 ГК РФ; пункты 79, 85 Постановления Пленума № 25; статьи 65, 133, 168 АПК РФ; пункт 4 статьи 188.1 АПК РФ.

Позиция суда:

В соответствии с пунктом 1 статьи 168 ГК РФ по общему правилу сделки, противоречащие закону, являются оспоримыми. **Ничтожными являются сделки, нарушающие требования закона или иного правового акта и при этом посягающие на публичные интересы либ