ВС РФ: наличие товарного знака в URL сайта не доказывает нарушение без смешения обозначений

I. РЕКВИЗИТЫ И ПАРАМЕТРЫ ДЕЛА

Номер дела и определение: Дело № А45-25305/2023; Определение Верховного Суда РФ № 304-ЭС25-1782

Дата принятия: 3 июля 2025 г. (резолютивная часть объявлена 19 июня 2025 г., полный текст изготовлен 3 июля 2025 г.)

Состав СКЭС: - Председательствующий: Попов В.В. - Судья-докладчик: Хатыпова Р.А. - Члены коллегии: Борисова Е.Е., Хатыпова Р.А.

Стороны спора: - Истец (кассант): Общество с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙСЕРВИС» (ответчик по первоначальному иску) - Ответчик (истец по первоначальному иску): Индивидуальный предприниматель Жеребцова Алина Игоревна (правообладатель исключительного права на товарный знак)

Категория спора: Интеллектуальные права; спор о нарушении исключительного права на товарный знак и взыскании компенсации за незаконное использование

II. ФАБУЛА И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Краткая фабула:

Индивидуальный предприниматель Жеребцова Алина Игоревна, являющаяся правообладателем исключительного права на товарный знак TOPFENCE (свидетельство РФ № 632017, приоритет от 28 ноября 2016 г., классы 06, 19, 35, 37), обратилась в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к ООО «СИБСТРОЙСЕРВИС» о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака на сайте fensgar.ru за период с 10 августа 2021 г. по 11 апреля 2023 г. в размере 3 400 000 руб. Исключительное право на товарный знак было отчуждено Обществом Предпринимателю по договору от 28 февраля 2018 г. № РД0245326. Между сторонами действовал лицензионный договор с 16 марта 2018 г. по 25 мая 2021 г., в течение которого Общество использовало товарный знак на своем сайте. После прекращения лицензии Предприниматель выявила факт продолжающегося использования обозначения TOPFENCE в адресных строках страниц сайта fensgar.ru. Ранее, решением от 11 октября 2022 г. по делу № А45-23090/2022, Арбитражный суд Новосибирской области уже взыскал с Общества в пользу Предпринимателя компенсацию в размере 844 516 руб. 12 коп. за использование товарного знака за период с 26 мая 2021 г. по 9 августа 2021 г.

Процессуальная история:

1. Арбитражный суд Новосибирской области (решение от 25 марта 2024 г.): Удовлетворил иск Предпринимателя полностью. Суд применил положения статей 8, 10, 1229, 1235, 1252, 1477, 1480, 1481, 1484, 1515 Гражданского кодекса РФ и разъяснения пунктов 55, 59, 61, 62, 65, 154, 162, 172 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Суд исходил из доказанности факта нарушения Обществом исключительного права на товарный знак, установив, что наличие обозначения TOPFENCE в адресной строке страниц сайта ответчика, на котором осуществляется реализация однородных товаров и услуг, выступает безусловным доказательством использования товарного знака.

2. Седьмой арбитражный апелляционный суд (постановление от 6 июня 2024 г.): Оставил решение суда первой инстанции без изменения, отклонив апелляционную жалобу Общества.

3. Суд по интеллектуальным правам (постановление от 10 января 2025 г.): Оставил решение и постановление апелляционного суда без изменения, отклонив кассационную жалобу Общества.

Основание передачи в коллегию:

Определением от 28 мая 2025 г. судьи Верховного Суда РФ Хатыповой Р.А. кассационная жалоба Общества вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании СКЭС ВС РФ. Общество ссылалось на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права, просило отменить состоявшиеся судебные акты и направить дело на новое рассмотрение.

III. ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА

Правовой конфликт возник между двумя подходами к определению нарушения исключительного права на товарный знак в цифровой среде:

1. Позиция нижестоящих судов (формальный подход): Наличие обозначения, сходного с товарным знаком, в адресной строке (URL) веб-сайта, на котором реализуются однородные товары и услуги, само по себе и безусловно свидетельствует об использовании товарного знака в целях индивидуализации и, следовательно, о нарушении исключительного права, независимо от фактического воздействия на потребителя и наличия смешения.

2. Позиция Верховного Суда РФ (субстанциальный подход): Использованием товарного знака признается его применение именно для целей индивидуализации товаров или услуг, что предполагает наличие вероятности смешения обозначений в гражданском обороте. Само упоминание обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является квалифицирующим признаком нарушения. Необходимо исследовать контекст размещения обозначения, способность использования привлечь потребителей, риск введения потребителя в заблуждение относительно связи лица с правообладателем.

Дело имеет принципиальное значение, поскольку: - Устанавливает критерии нарушения исключительного права на товарный знак в интернет-среде, где технические параметры (URL, метаданные) могут сохраняться длительное время после прекращения активного использования; - Разграничивает между упоминанием обозначения (информационное использование) и использованием для индивидуализации (коммерческое использование); - Требует судам проводить анализ фактического воздействия на потребителя, а не ограничиваться формальным наличием обозначения; - Затрагивает баланс между защитой прав правообладателя и свободой использования словесных элементов в их общепринятом значении; - Поднимает вопрос о добросовестности действий правообладателя при взыскании компенсации в условиях, когда нарушение было известно, но требование о прекращении не предъявлялось.

IV. ПРАВОВОЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА КОЛЛЕГИЮ

1. Основной вопрос: Является ли наличие обозначения, сходного с товарным знаком, в адресной строке (URL) веб-сайта, на котором реализуются однородные товары и услуги, безусловным доказательством использования товарного знака в целях индивидуализации и нарушения исключительного права, или требуется дополнительное исследование наличия вероятности смешения обозначений и фактического воздействия на потребителя?

2. Вспомогательный вопрос о расчете компенсации: Может ли суд отклонить возражения ответчика относительно размера компенсации исключительно на основании того, что ответчик не представил альтернативные лицензионные договоры или заключение оценщика, или суд обязан самостоятельно сопоставить условия представленного лицензионного договора с фактическими обстоятельствами нарушения?

3. Вопрос о добросовестности: Должны ли суды при рассмотрении дела о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак исследовать доводы ответчика о возможном злоупотреблении правом правообладателем, особенно в условиях, когда нарушение было известно, но требование о прекращении не предъявлялось длительное время?

V. ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

A. Основной правовой подход

Использование товарного знака в целях индивидуализации требует наличия вероятности смешения обозначений в гражданском обороте. Само упоминание обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является квалифицирующим признаком нарушения исключительного права. При определении использования товарного знака суды должны исследовать контекст размещения обозначения, способность использования привлечь потребителей, риск введения потребителя в заблуждение относительно связи лица с правообладателем, а также наличие собственных товарных знаков ответчика для индивидуализации товаров и услуг. Действия, не направленные на индивидуализацию товаров и услуг и не создающие вероятность смешения обозначений, нарушением исключительного права на товарный знак не являются, даже если такие действия прямо поименованы в законе.

B. Развёрнутое обоснование

1. Правовая природа исключительного права на товарный знак и его назначение

Согласно пункту 1 статьи 1229 и пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

По смыслу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса РФ, назначение товарного знака состоит в идентификации товаров или услуг, производимых или оказываемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. Закрепление правовой охраны товарного знака подчеркивает важность этого назначения — служить средством индивидуализации в гражданском обороте.

2. Критерий использования товарного знака: индивидуализация и смешение

Согласно подпункту 5 пункта 2 статьи 1484 и пункту 3 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения, в частности путем размещения в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации, в отношении товаров по перечню регистрации товарного знака или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Как разъяснено в пункте 157 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», исходя из пункта 1 статьи 1477 и статьи 1484 Гражданского кодекса, использованием товарного знака признается его использование для целей индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. Следовательно, само по себе упоминание обозначения, входящего в объем правовой охраны товарного знака, не является квалифицирующим признаком нарушения исключительного права.

3. Главный критерий: категория смешения и ассоциативная связь

Главным критерием, очерчивающим пределы свободного использования спорного обозначения, служит категория смешения, нарушающая ассоциативную связь товара (услуги) и их коммерческого источника. Правообладатель не вправе ограничивать употребление образующих товарный знак словесных элементов в их общепринятом значении, при описании характеристики товара (услуги), в письменных публикациях, устной речи и другим способом, если такое использование не раскрывает различительную способность обозначения, не выделяет одного участника рынка среди других и не создает конкурентного преимущества.

4. Факторы, подлежащие исследованию при определении использования для индивидуализации

При определении использования товарного знака для цели индивидуализации суды должны учитывать следующие обстоятельства:

• Способ размещения спорного обозначения: размер, контекст, видимость для потребителя;
• Наличие собственных товарных знаков: указание собственных товарных знаков для индивидуализации товаров (услуг) наряду со спорным обозначением;
• Умысел и коммерческая цель: умысел воспользоваться репутацией иного хозяйствующего субъекта;
• Риск введения потребителя в заблуждение: риск введения потребителя в заблуждение относительно связи лица, применяющего спорное обозначение, с правообладателем товарного знака.

5. Критика формального подхода нижестоящих судов

Нижестоящие суды признали, что наличие обозначения TOPFENCE в адресной строке страниц сайта ответчика, на котором осуществляется реализация товаров (услуг), однородных товарам (услугам) истца, выступает безусловным доказательством использования товарного знака. Однако данный вывод противоречит приведенным положениям действующего законодательства.

Верховный Суд указал, что в соответствии с правовым подходом, вытекающим из статей 1477 и 1484 Гражданского кодекса и пункта 157 Постановления Пленума № 10, в случае установления сходства воспроизведенного ответчиком обозначения с товарным знаком истца судам надлежало выяснить:

• что избранный Обществом способ адресации предназначен для продвижения собственных товаров (услуг);
• что под воздействием конкретного содержания страниц сайта fensgar.ru у потребителя может возникнуть впечатление о принадлежности Предпринимателю или отношении к нему названного сетевого ресурса.

6. Особенности использования обозначения в адресной строке (URL)

Верховный Суд отметил, что суды не учли особенности восприятия потребителем информации в интернет-среде:

Потребитель, ориентируясь на ключевые слова при введении поискового запроса в сети «Интернет», ожидает получить адреса наиболее релевантных веб-ресурсов и лишь после ознакомления с сайтом формирует представление о деятельности его владельца. Параметры адресной строки не позволяют однозначно идентифицировать, упомянут ли словесный элемент в качестве средства информирования или средства индивидуализации.

В этой связи должен быть проведен анализ того, способствует ли привлечению ответчиком покупателей использование спорного обозначения. При этом аргумент Общества о том, что за весь период вменяемого правонарушения по ссылке https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/uchebnye-zavedeniya-omska-rabotayut-s-topfence/ зафиксировано лишь два перехода, очевидно осуществленных истцом при контрольной проверке, остался без внимания и надлежащей оценки.

7. Отсутствие доказательств смешения и фактического использования для индивидуализации

В принятых по делу судебных актах не поименованы доказательства того, что переход пользователя на спорные страницы сайта способен вызвать смешение товаров (услуг) истца и ответчика. Напротив, суды отметили отсутствие в материалах, размещенных по адресам https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/vnimanie-dom-zaborov-teper-topfence/ и https://fensgar.ru/o-kompanii/press_center/news/topfence-na-zaschite-vashikh-obektov/, сведений о предложении к продаже конкретных товаров, оказания услуг со сходным с товарным знаком обозначением.

8. Историческое происхождение обозначения и отсутствие намерения нарушить

Верховный Суд установил следующие обстоятельства:

• Первоначально в 2017 году товарный знак был зарегистрирован на имя Общества;
• В 2018 году на основании государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг правообладателем стал Предприниматель;
• С 16 марта 2018 г. по 25 мая 2021 г. отношения сторон по использованию названного средства индивидуализации регулировались лицензионным соглашением;
• Возникновение на сайте fensgar.ru спорных страниц датировано периодом законного использования товарного знака ответчиком.

Таким образом, обстоятельства сохранения в адресных строках обозначения TOPFENCE ввиду удаления в 2021 году товарного знака из видимого потребителю наполнения сайта не согласуются с намерением ответчика использовать товарный знак для цели создания смешения обозначений в гражданском обороте.

9. Роль осведомленности потребителя о наличии обозначения на рынке

На возникновение угрозы смешения влияет степень осведомленности потребителя о присутствии обозначения, сходного с товарным знаком, на рынке аналогичных товаров (услуг). Соответственно, решающее значение для правильного разрешения настоящего спора имело исследование доводов ответчика о недоступности потребителям названных страниц сайта при спецификации поисковой выборки веб-ресурсов касаемо ключевого слова TOPFENCE.

10. Принцип: действия без смешения не являются нарушением

При этом действия, не направленные на индивидуализацию товаров и услуг, в результате которых не возникает вероятность смешения обозначений, нарушением исключительного права на товарный знак не являются, даже если такие действия прямо поименованы в пункте 2 статьи 1484 Гражданского кодекса.

11. Проблемы с расчетом размера компенсации

Верховный Суд указал, что преждевременным видится и вывод судов, касающийся расчета размера компенсации и соразмерности взысканной компенсации допущенному правонарушению.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Как разъяснено в пункте 62 Постановления Пленума № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

12. Методология расчета компенсации при ссылке на лицензионный договор

Истец просил взыскать компенсацию в порядке, предусмотренном подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ, в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Определение размера компенсации в случае заявления правообладателем требования о ее выплате в двукратном размере стоимости права использования товарного знака осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель (пункт 61 Постановления Пленума № 10).

Если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: - срок действия лицензионного договора; - объем предоставленного права; - способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; - перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); - территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный пункт); - иные обстоятельства.

Это вытекает из определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2021 г. № 310-ЭС20-9768.

13. Критика подхода нижестоящих судов к расчету компенсации

Вопреки приведенному подходу к установлению меры ответственности мотивом отклонения возражений ответчика относительно расчета компенсации и чрезмерности испрашиваемой суммы стал вывод судов о том, что Общество не оспорило расчет истца путем представления иных лицензионных договоров, заключения оценщика или сведений о цене санкционированного правообладателем права использования товарного знака.

Между тем сопоставление на предмет совпадения фактического способа использования обозначения ответчиком и способа, отраженного в представленном истцом лицензионном договоре, согласно подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса РФ императивно и должно быть произведено вне зависимости от активности доказательственной позиции ответчика.

Надлежащая оценка условий лицензионного договора от 16 марта 2018 г. применительно к обстоятельствам допущенного нарушения не дана, тогда как круг правомочий, предоставленный лицензиату по соглашению от 16 марта 2018 г., явно шире одного способа использования товарного знака ответчиком при адресации на сайт fensgar.ru, что опровергает вывод судов о соразмерности взысканной компенсации.

14. Принцип добросовестности и недопустимость злоупотребления правом

Согласно пункту 1 статьи 10 Гражданского кодекса РФ, установлена недопустимость осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действий в обход закона с противоправной целью, а также иного заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребление правом).

При несоблюдении предусмотренных этой статьей требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ).

Как указано в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, судам следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны.

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения.

15. Обстоятельства, указывающие на возможное злоупотребление правом

Ответчик в дополнении к отзыву на иск, поданном в суд первой инстанции 20 декабря 2023 г., просил отказать в удовлетворении иска, мотивируя наличием в действиях Предпринимателя признаков злоупотребления правом. При этом ответчик ссылался на следующие обстоятельства:

• Генеральный директор Общества Жеребцов М.Т. подписал договор об отчуждении исключительного права на спорный товарный знак в пользу своей супруги Жеребцовой А.И., работника Общества;
• Между сторонами спора в период с 16 марта 2018 г. по 25 мая 2021 г. действовал лицензионный договор на использование товарного знака;
• В 2020 году Жеребцов М.Т. вышел из состава участников Общества и стал генеральным директором учрежденного истцом одноименного ООО «СИБСТРОЙСЕРВИС» (ОГРН 1205400062526), переименованного впоследствии в ООО «ТОПФЕНС», единственным участником которого является Жеребцова А.И.;
• Истец уведомил ответчика об одностороннем прекращении лицензионного договора от 16 марта 2018 г. в день внесения записи о выходе Жеребцова М.Т. из состава участников Общества в Единый государствен