ВС: иностранные правообладатели из недружественных стран могут защищать права на товарные знаки при добросовестном исполнении договоров

I. РЕКВИЗИТЫ И ПАРАМЕТРЫ ДЕЛА

Номер дела и определение: Дело № А40-218859/2024; Определение СКЭС ВС РФ № 305-ЭС26-1899

Дата принятия: Резолютивная часть объявлена 3 июня 2026 г.; полный текст изготовлен 16 июня 2026 г.

Состав СКЭС: - Председательствующий судья: Попов В.В. - Судьи: Антонова М.К., Хатыпова Р.А. (судья-докладчик)

Стороны спора: - Истец (по замене): индивидуальный предприниматель Тристан Ольга Сергеевна (цессионарий требования о взыскании компенсации) - Ответчик: индивидуальный предприниматель Ерицян Егише Алексанович (должник, нарушитель исключительного права) - Третье лицо (не заявляющее самостоятельных требований): компания «Вайсс Хеми + Техник ГмбХ энд Ко, КГ», Германия (первоначальный правообладатель товарного знака, лицензиар) - Первоначальный истец (цедент): ООО «Стройсистема» (лицензиат, уступившее требование)

Категория спора: Спор об интеллектуальной собственности (защита исключительного права на товарный знак); применение специального правового режима в отношении иностранных правообладателей из недружественных государств (Указ Президента РФ № 322 от 27 мая 2022 г.)

II. ФАБУЛА И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Фабула

Компания «Вайсс Хеми + Техник ГмбХ энд Ко, КГ» (Германия) является правообладателем товарного знака по международной регистрации № 1298164 (обозначение COSMO). 8 апреля 2024 г. Компания заключила с ООО «Стройсистема» лицензионный договор, предоставив исключительную лицензию на использование товарного знака и уступив в договоре право требования компенсации за нарушение этого права у ряда лиц, включая предпринимателя Ерицяна Е.А. 6 сентября 2024 г. ООО «Стройсистема» подало иск о взыскании компенсации в размере 2 948 500 руб., указав, что Ерицян Е.А. реализует на маркетплейсе Ozon товар, маркированный обозначением COSMA (сходным до степени смешения с COSMO), без согласия правообладателя. 20 января 2025 г. ООО «Стройсистема» уступило все права требования по данному спору предпринимателю Тристан О.С. (цессионарию). На основании заявления Общества суд первой инстанции произвел замену истца на Тристан О.С.

Решения нижестоящих инстанций

Суд первой инстанции (Арбитражный суд г. Москвы, решение от 18 апреля 2025 г.): Удовлетворил иск в части, взыскав с Ерицяна Е.А. в пользу Тристан О.С. компенсацию в размере 1 474 250 руб. (половину от заявленной суммы). Суд исходил из доказанности факта нарушения исключительного права Компании на товарный знак № 1298164, применив положения статей 421, 1229, 1233, 1484, 1515 Гражданского кодекса РФ. В остальной части иска отказал, распределил расходы по уплате государственной пошлины.

Суд апелляционной инстанции (Девятый арбитражный апелляционный суд, постановление от 18 сентября 2025 г.): Отменил решение суда первой инстанции и отказал в иске полностью. Суд применил положения статей 1, 10, 307, 1194, 1229, 1233, 1250, 1252, 1254, 1477, 1484 Гражданского кодекса и Указ Президента РФ от 27 мая 2022 г. № 322. Апелляционный суд указал, что исковые требования связаны с защитой исключительного права иностранного правообладателя (Компании, связанной с недружественным государством), и что схема правоотношений сторон подпадает под категорию «обход закона» в связи с необходимостью применения специального порядка исполнения обязательств, установленного Указом № 322.

Суд кассационной инстанции (Суд по интеллектуальным правам, постановление от 17 декабря 2025 г.): Согласился с выводами апелляционного суда и оставил его постановление без изменения.

Основание передачи в коллегию

Кассационная жалоба предпринимателя Тристан О.С., поданная в ВС РФ. Определением от 15 мая 2026 г. судьи Хатыповой Р.А. жалоба вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании СКЭС. Истец и его представители поддержали доводы жалобы; представители ответчика возражали против удовлетворения.

III. ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА

Правовой конфликт возник между двумя взаимодействующими правовыми режимами:

1. Режим защиты исключительных прав на товарные знаки (статьи 1484, 1229, 1233 ГК РФ), гарантирующий равную правовую защиту исключительных прав независимо от гражданства и места учреждения правообладателя.

2. Специальный режим исполнения денежных обязательств перед иностранными правообладателями из недружественных государств (Указ № 322), устанавливающий временный порядок расчетов через специальные счета типа «О» с исключениями для добросовестных правообладателей, надлежащим образом исполняющих договорные обязательства.

Суды апелляционной и кассационной инстанций, признав применимость Указа № 322, не исследовали наличие исключения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 17 Указа, и не оценили доказательства, представленные истцом о добросовестности Компании и её продолжающейся деятельности на территории РФ (поставки оригинальной продукции, исполнение договорных обязательств). Суды ограничились формальным указанием на связь Компании с недружественным государством, не проведя содержательного анализа фактических обстоятельств.

Дело имеет принципиальное значение для согласования режима защиты интеллектуальных прав с санкционными ограничениями, для определения пределов применения Указа № 322 и условий его исключений, а также для утверждения принципа добросовестности и надлежащего исполнения договорных обязательств как критерия применения специального порядка.

IV. ПРАВОВОЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА КОЛЛЕГИЮ

1. Подлежит ли применению специальный порядок исполнения денежных обязательств, установленный Указом № 322, к иностранному правообладателю, если он подпадает под исключение, предусмотренное подпунктом «в» пункта 17 данного Указа (надлежащее исполнение договорных обязательств и продолжение деятельности на территории РФ)?

2. Обязаны ли суды апелляционной и кассационной инстанций исследовать фактические обстоятельства по существу и оценить доказательства о добросовестности иностранного правообладателя и наличии исключений из режима Указа № 322, или достаточно формального указания на связь правообладателя с недружественным государством?

3. Может ли отказ в защите исключительного права на товарный знак быть обоснован ссылкой на необходимость применения Указа № 322 без проверки наличия исключений и без оценки доказательств о добросовестности правообладателя?

V. ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

A. Основной правовой подход

На территории Российской Федерации гарантирована равная правовая защита исключительных прав на товарные знаки независимо от гражданства и места учреждения правообладателя (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). Указ № 322 устанавливает специальный порядок исполнения денежных обязательств перед иностранными правообладателями из недружественных государств, однако содержит исключение для добросовестных правообладателей, надлежащим образом исполняющих договорные обязательства (подпункт «в» пункта 17 Указа № 322). Суды обязаны исследовать фактические обстоятельства по существу и оценить доказательства о наличии такого исключения, не ограничиваясь формальным указанием на связь правообладателя с недружественным государством.

B. Развёрнутое обоснование

1. Принцип равной правовой защиты исключительных прав на товарные знаки

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

Пункт 3 статьи 1484 ГК РФ устанавливает, что никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

СКЭС подчеркнула, что на территории Российской Федерации гарантирована равная правовая защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации граждан и организаций независимо от их гражданства, места учреждения или места преимущественного ведения деятельности. Это положение вытекает из принципа недискриминации и универсальности защиты интеллектуальных прав.

2. Правовая природа лицензионного договора и уступки требования

Согласно пункту 1 статьи 1235 ГК РФ по лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата в предусмотренных договором пределах.

В данном деле Компания (лицензиар) и ООО «Стройсистема» (лицензиат) 8 апреля 2024 г. заключили лицензионный договор, в соответствии с пунктом 1.2 которого лицензиар предоставил лицензиату исключительную лицензию на использование товарного знака № 1298164. В пунктах 8.1, 8.3 договора стороны согласовали, что лицензиар уступает, а лицензиат принимает право требования, которое возникнет в будущем в отношении нарушителей, включая Ерицяна Е.А. Уступаемое требование состояло в истребовании компенсации за нарушение исключительного права и судебных расходов.

Впоследствии ООО «Стройсистема» по договору от 20 января 2025 г. уступило все права (требования) к Ерицяну Е.А. предпринимателю Тристан О.С. (цессионарию). Суд первой инстанции на основании заявления Общества произвел замену истца на Тристан О.С.

3. Указ Президента РФ № 322: содержание и сфера применения

В связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями США и примкнувших к ним государств, связанными с введением ограничительных мер в отношении российских граждан и юридических лиц, в целях защиты национальных интересов РФ принят Указ № 322.

Положения Указа № 322 регулируют временный порядок исполнения российскими должниками денежных обязательств, связанных с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат правообладателям, путем перечисления средств на специальный рублевый счет типа «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 1 Указа № 322 установлен временный порядок исполнения денежных обязательств, связанных с использованием должниками результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат иностранным правообладателям, являющимся иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (в том числе в случае, если местом их регистрации является Российская Федерация) или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

Положения Указа № 322 распространяются на все правоотношения, предусматривающие исполнение денежных обязательств, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности, перед правообладателями, перечисленными в пункте 1 Указа (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17 Указа), вне зависимости от сроков возникновения обязательств, сроков необходимости выплаты, природы обязательства (по договору или без договора) или вида договора (обязательства).

Судами установлено, что местом регистрации Компании является Федеративная Республика Германия, которая отнесена к государствам, осуществляющим недружественные действия в соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 5 марта 2022 г. № 430-р. Из указанных обстоятельств следует, что взыскание компенсации в отношении Компании должно осуществляться в соответствии с порядком, установленным Указом № 322.

4. Исключение из режима Указа № 322: добросовестные правообладатели, надлежащим образом исполняющие договорные обязательства

Однако Указ № 322 также предусматривает случаи исключения действия установленного им специального порядка исполнения в отношении правообладателей.

В силу подпункта «в» пункта 17 Указа № 322 его положения не применяются к правообладателям, названным в подпункте «а» пункта 1 данного Указа и надлежащим образом исполняющим свои обязанности по договорам, заключенным с должниками. Если правообладатель подпадает под исключение, предусмотренное пунктом 17 Указа № 322, осуществлять расчеты через специальные счета типа «О» не требуется.

В подтверждение наличия возможности применения исключения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 17 Указа № 322, иностранным правообладателем могут быть представлены документы, свидетельствующие о продолжении деятельности на территории Российской Федерации, в том числе сведения о наличии действующих договоров, предусматривающих использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации на территории Российской Федерации, и их исполнении, о ввозе и реализации на территории Российской Федерации оригинальной продукции с согласия правообладателя.

5. Доказательства добросовестности Компании и её продолжающейся деятельности на территории РФ

Из материалов дела усматривается, что в отзыве на иск ответчик заявлял довод о необходимости применения положений Указа № 322, поскольку правообладатель находится под юрисдикцией недружественного государства.

В письменных пояснениях, возражая против доводов ответчика, истец указывал на то, что Компания продолжает поставки своей продукции на товарный рынок Российской Федерации; таможенными декларациями, универсальными передаточными документами, перечнем торговых площадок и справками подтверждается ввоз в период с 1 января 2022 г. по 1 апреля 2024 г. более 10 000 000 единиц различной оригинальной клеевой продукции, для индивидуализации которой зарегистрирован товарный знак № 1298164, реализуемой на всей территории Российской Федерации.

Между тем доводы ответчика о необходимости применения Указа № 322, а также доводы истца об отнесении Компании к исключениям на основании подпункта «в» пункта 17 данного Указа суд первой инстанции не рассмотрел.

6. Процессуальные нарушения судов апелляционной и кассационной инстанций

Суд апелляционной инстанции, отказывая в иске, исходил из того, что Компания находится под юрисдикцией недружественного государства, однако ограничившись лишь указанием на то, что Компания связана с государством, которое совершает в отношении Российской Федерации недружественные действия, не исследовал представленные истцом доказательства, не дал содержательной оценки доводам о добросовестности Компании и надлежащем исполнении ею своих обязанностей, не проверил, подпадает ли Компания под исключение, предусмотренное подпунктом «в» пункта 17 Указа № 322, а также не обосновал вывод о совершении сторонами сделок в «обход закона».

Согласно пункту 7 статьи 71 и пункту 2 части 4 статьи 170 АПК РФ результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы, по которым суд отверг те или иные доказательства, принял или отклонил приведенные в обоснование своих требований и возражений доводы лиц, участвующих в деле.

Суд по интеллектуальным правам, проверив доводы жалобы истца, указал, что апелляционный суд на основании оценки представленных в материалы дела доказательств счел не подтвержденным соответствие Компании требованиям подпункта «в» пункта 17 Указа № 322. Вопреки выводам суда кассационной инстанции приведенные выше обстоятельства апелляционный суд не исследовал, представленные истцом доказательства не оценил, в постановлении суда отсутствуют какие-либо суждения о возможности (невозможности) применения в отношении Компании исключения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 17 Указа № 322.

7. Принцип добросовестности и требование исследования фактических обстоятельств

В силу пункта 3 статьи 1 и пункта 3 статьи 307 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей, в том числе при исполнении обязательства, стороны должны действовать добросовестно.

В кассационной жалобе в Суд по интеллектуальным правам истец приводил доводы о том, что Компания является добросовестной иностранной организацией, осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства, никогда не совершала недружественных действий в отношении Российской Федерации, не заявила об уходе с рынка, а, напротив, продолжает поставлять свою оригинальную продукцию российским потребителям через официального представителя (Общество); надлежащим образом исполняет свои договорные обязательства.

В постановлении от 24 марта 2023 г. № 10-П Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что суды при рассмотрении дел обязаны исследовать фактические обстоятельства по существу, не ограничиваясь установлением формальных условий применения нормы, с тем чтобы право на судебную защиту не оказалось ущемленным.

Частью 3 статьи 8 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.

8. Вывод о существенных нарушениях норм материального права

Судебная коллегия считает, что суды апелляционной и кассационной инстанций допустили существенные нарушения норм материального права, повлиявшие на исход дела и без устранения которых невозможна защита нарушенных прав и законных интересов истца, в связи с чем принятые по делу судебные акты на основании части 1 статьи 29111 АПК РФ подлежат отмене, а дело – направлению на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА И ПРОЦЕДУРНЫЕ УКАЗАНИЯ

Критерий разрешения спора

Критерием разрешения спора является наличие исключения из режима Указа № 322, предусмотренного подпунктом «в» пункта 17 данного Указа. Исключение применяется к иностранным правообладателям, которые:

1. Надлежащим образом исполняют свои обязанности по договорам, заключенным с должниками (в данном случае — по лицензионному договору с ООО «Стройсистема»);

2. Продолжают деятельность на территории Российской Федерации, что может быть подтверждено документами о наличии действующих договоров, их исполнении, ввозе и реализации оригинальной продукции с согласия правообладателя.

Указания нижестоящему суду

При новом рассмотрении дела суду апелляционной инстанции надлежит:

1. Исследовать все обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, не ограничиваясь формальным указанием на связь Компании с недружественным государством;

2. Оценить доказательства, представленные истцом, в том числе таможенные декларации, универсальные передаточные документы, перечень торговых площадок и справки о ввозе и реализации оригинальной продукции в период с 1 января 2022 г. по 1 апреля 2024 г.;

3. Проверить, подпадает ли Компания под исключение, предусмотренное подпунктом «в» пункта 17 Указа № 322, путем анализа добросовестности её поведения и надлежащего исполнения договорных обязательств;

4. Дать содержательную оценку доводам о добросовестности Компании и её продолжающейся деятельности на территории РФ;

5. Правильно применить нормы материального и процессуального права, в том числе положения статей 1, 10, 307, 1229, 1233, 1484 ГК РФ, подпункта «в» пункта 17 Указа № 322, пункта 7 статьи 71 и пункта 2 части 4 статьи 170 АПК РФ;

6. Принять законный и обоснованный судебный акт, содержащий мотивы отклонения или принятия доводов сторон.

Распределение обязанностей

Суд апелляционной инстанции несет ответственность за надлежащее исследование фактических обстоятельств и оценку доказательств. Истец (Тристан О.С.) и третье лицо (Компания) должны представить все необходимые документы, подтверждающие добросовестность Компании и её продолжающуюся деятельность на территории РФ. Ответчик (Ерицян Е.А.) имеет право возражать против доказательств и доводов истца.

VII. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 сентября 2025 г. и постановление Суда по интеллектуальным правам от 17 декабря 2025 г. по делу № А40-218859/2024 отменены.

Дело направлено на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.

VIII. ПРАКТИЧЕСКОЕ И ДОКТРИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

1. Смена методологии: от формального к субстанциальному подходу

Определение СКЭС осуществляет принципиальный сдвиг в методологии применения Указа № 322. Нижестоящие суды применяли формальный подход, ограничиваясь указанием на связь Компании с недружественным государством и автоматически применяя специальный режим исполнения обязательств. СКЭС требует субстанциального подхода, основанного на исследовании фактических обстоятельств, оценке доказательств о добросовестности правообладателя и проверке наличия исключений из режима Указа № 322.

Это соответствует позиции Конституционного Суда РФ (постановление от 24 марта 2023 г. № 10-П), согласно которой суды обязаны исследовать фактические обстоятельства по существу, не ограничиваясь установлением формальных условий применения нормы.

2. Гармонизация с принципами защиты интеллектуальных прав и добросовестности

Определение гармонизирует режим Указа № 322 с фундаментальными принципами гражданского права:

• Принцип равной правовой защиты (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ): исключительные права на товарные знаки защищаются независимо от гражданства и места учреждения правообладателя;

• Принцип добросовестности (пункты 3 статьи 1 и 3 статьи 307 ГК РФ): при исполнении обязательств стороны должны действовать добросовестно;

• Принцип недискриминации (часть 3 статьи 8 АПК РФ): суды не вправе ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение.

Указ № 322 не отменяет эти принципы, а предусматривает исключения для добросовестных правообладателей, надлежащим образом исполняющих договорные обязательства.

3. Последствия для иностранных правообладателей и российских должников

Для иностранных правообладателей из недружественных государств: - Возможность избежать применения специального режима исполнения обязательств через специальные счета типа «О» при условии добросовестного поведения и надлежащего исполнения договорных обязательств; - Необходимость представления документов, подтверждающих продолжение деятельности на территории РФ (таможенные декларации, договоры, справки о реализации оригинальной продукции); - Защита исключительных прав на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности в полном объеме при наличии исключения.

Для российских должников (лицензиатов, пользователей): - Возможность взыскания компенсации за нарушение исключительных прав иностранного правообладателя, если последний подпадает под исключение из режима Указа № 322; - Необходимость доказывания добросовестности иностранного правообладателя и наличия исключения; - Защита от необоснованного отказа в иске на основании формального применения Указа № 322.

4. Последствия для лицензиатов и цессионариев требований

Определение подтверждает право лицензиата (ООО «Стройсистема») на уступку требования о компенсации за нарушение исключительного права (пункты 8.1, 8.3 лицензионного договора) и право цессионария (Тристан О.С.) на предъявление иска о взыскании такой компенсации. Суды не вправе отказывать в защите прав цессионария на основании формального применения Указа № 322 без исследования фактических обстоятельств.

5. Анти-абузивные оговорки суда

СКЭС содержит важную анти-абузивную оговорку: суды не вправе использовать Указ № 322 как инструмент для необоснованного отказа в защите исключительных прав на товарные знаки. Указ предусматривает исключения, которые должны быть исследованы и оценены судом. Формальное применение Указа без учета исключений нарушает принципы добросовестности и равной правовой защиты.

6. Сферы применения позиции за пределами данного дела

Позиция СКЭС имеет широкое применение:

• Защита иных объектов интеллектуальной собственности (авторские права, патенты, базы данных и т.д.) в отношении иностранных правообладателей из недружественных государств;

• Исполнение денежных обязательств перед иностранными правообладателями по лицензионным договорам, договорам об отчислении роялти, договорам об уступке требований;

• Применение исключений из режима Указа № 322 в иных сферах, где предусмотрены аналогичные исключения для добросовестных правообладателей;

• Процедурные требования к судам при рассмотрении дел, связанных с применением Указа № 322: обязательное исследование фактических обстоятельств, оценка доказательств, обоснование выводов о наличии или отсутствии исключений.

7. Значение для унификации судебной практики

Определение СКЭС устраняет расхождения в практике применения Указа № 322. Нижестоящие суды часто применяли его формально, без учета исключений и доказательств добросовестности правообладателя. СКЭС устанавливает единый стандарт: суды обязаны исследовать фактические обстоятельства, оценить доказательства и проверить наличие исключений перед применением специального режима исполнения обязательств.

8. Баланс между защитой национальных интересов и защитой интеллектуальных прав

Определение демонстрирует, что Указ № 322 не предназначен для полного отказа в защите исключительных прав иностранных правообладателей. Указ устанавливает специальный порядок исполнения денежных обязательств (через специальные счета типа «О»), но предусматривает исключения для добросовестных правообладателей. Это позволяет сбалансировать защиту национальных интересов РФ с защитой интеллектуальных прав и принципом добросовестности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определение СКЭС № 305-ЭС26-1899 имеет принципиальное значение для практики применения Указа Президента РФ № 322 в сфере защиты исключительных прав на товарные знаки и иные объекты интеллектуальной собственности. Суд установил, что специальный режим исполнения денежных обязательств перед иностранными правообладателями из недружественных государств не исключает возможность защиты исключительных прав при наличии исключения, предусмотренного подпунктом «в» пункта 17 Указа № 322. Суды обязаны исследовать фактические обстоятельства по существу, оценить доказательства о добросовестности правообладателя и надлежащем исполнении им договорных обязательств, не ограничиваясь формальным указанием на связь правообладателя с недружественным государством. Это соответствует позиции Конституционного Суда РФ и принципам добросовестности, равной правовой защиты и недискриминации, закрепленным в Гражданском кодексе РФ.