ВС отменил взыскание 9 млн руб. компенсации за контрафакт товарных знаков из-за ненадлежащего доказывания

I. РЕКВИЗИТЫ И ПАРАМЕТРЫ ДЕЛА

Номер дела и определение: Дело № А42-5880/2023 (Арбитражный суд Мурманской области); Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ № 307-ЭС24-21900.

Дата принятия: Резолютивная часть объявлена 15 апреля 2025 г.; полный текст изготовлен 24 апреля 2025 г.

Состав СКЭС: - Председательствующий судья: Попов В.В. - Судьи: Попова Г.Г., Хатыпова Р.А.

Стороны спора: - Истец (кассант): Циулина Юлия Владимировна (индивидуальный предприниматель, утратившая статус ИП с 4 октября 2024 г.; представители: Зеленков В.И., Зимин В.А., Оленичев И.П.) - Ответчик (истец по первой инстанции): Общество с ограниченной ответственностью «Ригель Дистрибьюшн» (доверительный управляющий иностранного лица Rigel Premium Accessories LLP (Великобритания); представитель: Оськин П.П.)

Категория спора: Интеллектуальные права — защита исключительных прав на товарные знаки; взыскание компенсации за нарушение исключительных прав; запрет на использование контрафактных обозначений.

II. ФАБУЛА И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Фабула

Иностранное лицо Rigel Premium Accessories LLP (Великобритания) является правообладателем двух товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации: свидетельство № 572498 (приоритет 31 октября 2014 г., зарегистрирован 26 апреля 2016 г.) и свидетельство № 572382 (приоритет 3 сентября 2014 г., зарегистрирован 25 апреля 2016 г.). По договору доверительного управления от 27 сентября 2016 г. № ДУ-19-09 общество «Ригель Дистрибьюшн» получило в управление исключительные права на указанные товарные знаки. Циулина Ю.В. осуществляла продажу на маркетплейсе «Яндекс: Маркет» товаров под обозначением «RIGIL»: отбеливающих полосок для зубов (идентификатор 37653875) и портативного ирригатора для полости рта (идентификатор 37653871). Общество «Ригель Дистрибьюшн» направило претензию, которая осталась без удовлетворения, и обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании компенсации в размере 9 036 872 руб., запрете на продажу товаров под спорным обозначением, взыскании судебной неустойки (5 000 руб. за каждый день неисполнения), судебных расходов и издержек.

Процессуальная история

Решение Арбитражного суда Мурманской области от 2 февраля 2024 г.: Суд первой инстанции частично удовлетворил исковые требования. Взыскал с Циулиной Ю.В.: компенсацию в размере 1 316 руб. (из расчета 329 руб. × 2 штуки × 2), судебные расходы по госпошлине в сумме 6 010 руб., судебные издержки на покупку товара в размере 907 руб., судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения. Запретил осуществлять предложение к продаже и продажу товаров под обозначением «RIGIL» на маркетплейсе «Яндекс: Маркет». В остальной части требования отклонены; с истца взыскана госпошлина в доход бюджета в размере 20 687 руб. Суд исходил из того, что расчет истца не подтверждает, что каждая единица реализованного товара содержала маркировку, сходную с товарным знаком.

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2024 г.: Апелляционный суд изменил решение первой инстанции. Повторно оценив доказательства, включая данные от общества «Яндекс» и маркетплейса «Яндекс: Маркет» о количестве проданного товара (3 139 единиц по цене 329 руб. и 1 849 единиц по цене 2 199 руб., всего на сумму 4 518 436 руб.), пришел к выводу, что суд первой инстанции неправильно определил размер компенсации. Удовлетворил иск в полном объеме: взыскал компенсацию в размере 9 036 872 руб., расходы по госпошлине в размере 51 497 руб., судебные издержки в размере 907 руб., судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения. С ответчика взыскана госпошлина в доход бюджета в размере 19 687 руб.

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2024 г.: Суд по интеллектуальным правам оставил постановление апелляционного суда без изменения.

Кассационная жалоба в ВС РФ: Циулина Ю.В. обратилась с кассационной жалобой в Верховный Суд, ссылаясь на наличие оснований для отмены судебных актов в порядке статьи 2911 АПК РФ. Определением судьи ВС РФ от 11 марта 2025 г. жалоба передана для рассмотрения в судебном заседании СКЭС. Представители Циулиной просили отменить постановления апелляционного и кассационного судов, оставить решение первой инстанции в силе. Общество «Ригель Дистрибьюшн» просило оставить жалобу без удовлетворения.

III. ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА

Правовой конфликт возник между требованием правообладателя (через доверительного управляющего) на взыскание компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в двукратном размере стоимости контрафактных товаров и необходимостью надлежащего доказывания количества фактически реализованного контрафактного товара и его стоимости.

Суды апелляционной и кассационной инстанций, переоценив доказательства, приняли за основу данные маркетплейса «Яндекс: Маркет» и отзывы потребителей, не разграничив товары, маркированные спорным обозначением «RIGIL», от товаров, маркированных иными обозначениями («SIGIL», «RELLY», «GOODDY»), которые реализовались под одними и теми же идентификаторами товаров. Это привело к завышению размера компенсации без надлежащего обоснования.

Дело имеет принципиальное значение, поскольку затрагивает: 1. Стандарт доказывания при взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки; 2. Разграничение контрафактного и легального товара, реализуемого под разными обозначениями на одном маркетплейсе; 3. Роль доверительного управляющего в защите исключительных прав иностранного правообладателя в контексте Указа Президента РФ от 27 мая 2022 г. № 322 о временном порядке исполнения обязательств перед иностранными правообладателями.

IV. ПРАВОВОЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА КОЛЛЕГИЮ

1. Какие доказательства должны подтверждать количество реально реализованного контрафактного товара и его стоимость при взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ?

2. Обязан ли истец разграничивать товары, маркированные спорным обозначением, от товаров, маркированных иными обозначениями, при определении количества контрафактного товара, если они реализуются под одними и теми же идентификаторами на маркетплейсе?

3. Достаточны ли данные маркетплейса и отзывы потребителей для определения количества контрафактного товара без надлежащей оценки документов, разграничивающих контрафактный товар от легального?

4. Как применяются положения Указа Президента РФ от 27 мая 2022 г. № 322 к исполнению денежных обязательств доверительным управляющим перед иностранным правообладателем, совершающим недружественные действия в отношении Российской Федерации?

V. ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

A. Основной правовой подход

Верховный Суд РФ пришел к выводу, что при взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в двукратном размере стоимости контрафактных товаров (подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ) истец обязан доказать количество фактически реализованного контрафактного товара и его стоимость с надлежащей степенью достоверности, разграничивая контрафактный товар от легального товара, маркированного иными обозначениями, даже если они реализуются под одними и теми же идентификаторами. Суды при определении размера компенсации должны дать надлежащую оценку всем представленным документам и возражениям ответчика, а не принимать данные маркетплейса и отзывы потребителей в качестве безусловного основания для расчета компенсации без проверки их достоверности и полноты.

B. Развёрнутое обоснование

1. Нормативная база защиты интеллектуальных прав и компенсация за нарушение

Согласно пункту 1 статьи 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными (пункт 1 статьи 1515 ГК РФ).

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

2. Специфика двукратной компенсации по подпункту 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ

Истец в данном деле выбрал способ расчета компенсации в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, в соответствии с которым за незаконное использование товарного знака правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителей вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак. Эта компенсация позволяет взыскать с нарушителя двойной доход, который он получил или намеревался получить от реализации контрафактных товаров.

3. Требования к доказыванию при заявлении требования о двукратной компенсации

В пункте 61 (абзац 2) постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее — постановление Пленума № 10) разъяснено, что заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

4. Определение стоимости контрафактных товаров

В абзаце 6 пункта 61 постановления Пленума № 10 установлено, что если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих экземпляров (товаров), по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам. Таким образом, при определении размера компенсации по выбранному истцом способу расчета, существенным является определение количества реально существующего товара, на котором незаконно размещен товарный знак или иное охраняемое обозначение, и его стоимости.

5. Анализ доказательств, представленных истцом в данном деле

В обоснование взыскиваемой суммы компенсации истцом были представлены: - данные от общества «Яндекс» и маркетплейса «Яндекс: Маркет» о количестве проданного товара и его стоимости, отзывы потребителей; - чек о покупке товара от 15 декабря 2022 г. на сумму 907 рублей; - приобретенный товар и упаковки от него; - скриншоты о предложении товара на маркетплейсе.

Количество товара и его стоимость были определены истцом на основании данных сервисов, в том числе отзывов потребителей, оставленных на сайте. Однако сам истец при рассмотрении спора признавал, что сведения от общества «Яндекс» представлены в некорректном виде, поскольку данные о продажах товара не соотносились с количеством отзывов. Истец указывал, что ответчику необходимо предоставить информацию о том, сколько товаров и под каким обозначением было фактически реализовано, и только на основе этих данных с достаточной степенью достоверности можно определить действительное количество реализованного товара и его стоимость.

6. Отсутствие законодательного перечня допустимых доказательств

Действующее законодательство не содержит указаний о том, какими доказательствами должно подтверждаться количество предлагаемого к продаже или реализованного контрафактного товара и его стоимость. Как следует из пункта 55 постановления Пленума № 10, при рассмотрении дел о защите нарушенных интеллектуальных прав судам следует учитывать, что законом не установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых устанавливается факт нарушения.

При этом суд в порядке статей 65, 71 АПК РФ должен оценить, соотносятся ли доказательства истца с предметом спора — относятся ли они к конкретному нарушению и способу его защиты.

7. Право ответчика на опровержение расчета истца

Ответчик вправе опровергать расчет истца, в том числе основанный, по его мнению, на ориентировочных данных сервиса, раскрывая имеющиеся у него данные и представляя соответствующие доказательства. В опровержение рассчитанного истцом размера компенсации ответчик указывал на то, что из ответа общества «Яндекс» на запрос Арбитражного суда Мурманской области от 29 августа 2023 г. прямо следует, что Циулиной Ю.В. под одними и теми же идентификаторами осуществлялась продажа товаров (полосок, ирригаторов), маркированных не только спорным обозначением «RIGIL», но и иными обозначениями «SIGIL», «RELLY», «GOODDY», и не признанных контрафактными.

При этом из представленных обществом «Яндекс» сведений также усматривается информация о количестве реализованного товара, их стоимости, датах продаж и наименовании товаров.

8. Распределение бремени доказывания

Истец самостоятельно выбрал способ расчета компенсации за нарушенное исключительное право именно в размере двукратной стоимости реализованных контрафактных товаров, в связи с чем на нем в первую очередь лежала обязанность доказать количество фактически реализованных ответчиком контрафактных товаров и их стоимость.

Суды, определяя стоимость реализованного ответчиком контрафактного товара, не дали надлежащей оценки представленным документам, не определили товар, маркированный сходным с защищаемым товарным знаком обозначением, и товар, маркированный обозначениями, права на которые у истца отсутствуют, несмотря на наличие таких сведений в материалах дела. Следовательно, удовлетворение судами иска в отсутствие надлежащего обоснования взыскиваемой суммы противоречит положениям статей 1250, 1252, 1515 ГК РФ, разъяснениям, приведенным в постановлении Пленума № 10.

9. Применение Указа Президента РФ от 27 мая 2022 г. № 322

Судебная коллегия отметила, что Указом Президента Российской Федерации от 27 мая 2022 г. № 322 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями» установлен временный порядок исполнения резидентами Российской Федерации денежных обязательств, связанных с использованием ими результатов интеллектуальной деятельности и (или) средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат иностранным правообладателям, которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

В соответствии с пунктом 2 Указа должник, извещенный об обстоятельствах, предусмотренных подпунктами «а»-«е» пункта 1 Указа, уплачивает вознаграждение, платежи, связанные с осуществлением и защитой исключительных прав, принадлежащих правообладателю, и другие платежи, в том числе неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции, путем перечисления средств на специальный рублевый счет типа «О», открытый должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.

В случае если правообладатель не дал письменного согласия на внесение платежа на специальный счет типа «О», должник вправе не осуществлять платеж до момента получения такого согласия, за исключением платежей, предусмотренных пунктом 2(1) Указа. При этом должник не считается нарушившим свои обязательства, в том числе по уплате неустоек (штрафов, пеней) и иных финансовых санкций (пункт 11 Указа).

В то же время, в силу подпункта «в» пункта 17 Указа положения Указа не применяются, в том числе к правообладателям, названным в подпункте «а» пункта 1 Указа и надлежащим образом исполняющим свои обязанности по договорам, заключенным с должниками.

Положения Указа распространяются на все правоотношения, предусматривающие исполнение денежных обязательств, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности, перед правообладателями, перечисленными в пункте 1 Указа (за исключением случаев, в которых применимы исключения, предусмотренные пунктом 17 Указа), вне зависимости от сроков возникновения обязательств и сроков необходимости выплаты, вне зависимости от природы обязательства (по договору или без договора) или вида договора (обязательства), о чем указано в пункте 6 письма Министерства экономического развития Российской Федерации от 19 июля 2022 г. № 26614-КМ/ДО1.

10. Правовой статус доверительного управляющего и его право на защиту исключительных прав

Согласно пункту 1 статьи 1012 ГК РФ по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

Исходя из правовой позиции, изложенной в пункте 49 постановления Пленума № 10, право доверительного управляющего на защиту исключительного права следует из права на защиту, принадлежащего учредителю доверительного управления. Соответственно, если учредитель управления является правообладателем и в доверительное управление передается право использования результата интеллектуальной деятельности определенным способом (или всеми способами), то доверительный управляющий вправе как осуществлять переданные ему в управление права, так и защищать их такими же способами, какими обладает правообладатель.

11. Связь исковых требований с исполнением обязательств перед иностранным правообладателем

Исковые требования по настоящему делу связаны с защитой исключительных прав иностранного правообладателя на указанные товарные знаки и исполнением доверительным управляющим (обществом «Ригель Дистрибьюшн») взятого на себя по договору обязательства по перечислению денежных средств, полученных за управление этими исключительными правами, учредителю управления, связанного с государством, которое совершает в отношении Российской Федерации недружественные действия, в связи с чем исполнение данного обязательства должно осуществляться в соответствии с установленным законом порядком.

VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА И ПРОЦЕДУРНЫЕ УКАЗАНИЯ

Критерий разрешения: Суды апелляционной и кассационной инстанций приняли судебные акты с существенным нарушением норм материального и процессуального права, поскольку не дали надлежащей оценки доказательствам, не разграничили контрафактный товар от легального товара, маркированного иными обозначениями, и не обосновали размер взысканной компенсации в соответствии с требованиями пункта 61 постановления Пленума № 10 и статей 1250, 1252, 1515 ГК РФ.

Указания нижестоящему суду: При новом рассмотрении дела суду первой инстанции (Арбитражному суду Мурманской области) следует:

1. Учесть изложенное в определении СКЭС относительно требований к доказыванию количества контрафактного товара и его стоимости;

2. Проверить и дать оценку всем доводам и возражениям участвующих в деле лиц, в том числе возражениям ответчика о том, что под одними и теми же идентификаторами реализовались товары, маркированные не только спорным обозначением «RIGIL», но и иными обозначениями («SIGIL», «RELLY», «GOODDY»);

3. Разграничить контрафактный товар от легального товара, используя данные, полученные от общества «Яндекс» и маркетплейса, которые содержат информацию о количестве реализованного товара, их стоимости, датах продаж и наименовании товаров;

4. На основании установленных обстоятельств, правильно применив нормы материального и процессуального права, принять законное и обоснованное решение относительно размера компенсации;

5. Разрешить вопрос о распределении судебных расходов в порядке, установленном статьей 110 АПК РФ.

VII. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации определила:

1. Отменить: - Решение Арбитражного суда Мурманской области от 2 февраля 2024 г. - Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20 июня 2024 г. - Постановление Суда по интеллектуальным правам от 21 октября 2024 г.

в части взыскания компенсации и распределения судебных расходов по госпошлине.

1. Направить дело в этой части на новое рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

2. В остальной части судебные акты оставить без изменения (т.е. сохраняются: запрет на осуществление предложения к продаже и продажу товаров под обозначением «RIGIL» на маркетплейсе «Яндекс: Маркет»; взыскание судебной неустойки в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта; вз