ВС РФ: предложение оригинальной продукции в интернете не нарушает права на товарный знак при договоре с дилером

I. РЕКВИЗИТЫ И ПАРАМЕТРЫ ДЕЛА

Номер дела и определение: Дело № А76-28418/2023; Определение Верховного Суда РФ № 309-ЭС25-764

Дата принятия: 3 июня 2025 г. (резолютивная часть объявлена 20 мая 2025 г.)

Состав СКЭС: - Председательствующий судья: Попов В.В. - Судьи: Борисова Е.Е., Хатыпова Р.А. - Судья-докладчик: Хатыпова Р.А.

Стороны спора: - Истец (кассант): Общество с ограниченной ответственностью «Машсервис» (представитель Гаврюшкина С.Н., доверенность от 10 октября 2023 г.) - Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» (представитель Давыдова И.В., доверенность от 27 декабря 2024 г.) - Третье лицо (не заявляющее самостоятельных требований): Общество с ограниченной ответственностью Торговый дом «Вигма»

Категория спора: Интеллектуальная собственность; спор о нарушении исключительных прав на товарные знаки (договорный спор с элементами защиты прав правообладателя)

II. ФАБУЛА И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Фабула

Завод (ответчик) является правообладателем двух товарных знаков: обозначение «ЧТЗ» (свидетельство РФ № 406673, приоритет от 16 ноября 2007 г.) и изобразительное обозначение в виде трёх квадратов с буквами ЧТЗ (свидетельство РФ № 65117, приоритет от 16 октября 1978 г.), зарегистрированные в отношении товаров классов 07 и 12 Международной классификации. Завод обратился в суд с иском к Обществу (истец), обвиняя его в нарушении исключительных прав на товарные знаки путём размещения на сайте https://ms-74.ru фотографий техники, однородной выпускаемой Заводом, с использованием спорных обозначений. Нарушение подтверждено протоколом нотариального осмотра доказательств от 6 сентября 2023 г. Общество возражало, ссылаясь на то, что предлагало к продаже оригинальную продукцию Завода, маркированную его товарными знаками, на основании договора поставки от 10 января 2023 г. № 4, заключённого с Торговым домом (официальным дилером Завода), и что реальные товары отсутствовали в его распоряжении, а приобретались по запросам покупателей (формат прямой поставки под заказ).

Решения нижестоящих инстанций

Арбитражный суд Челябинской области (решение от 3 июля 2024 г.): Удовлетворил иск в части, взыскав с Общества в пользу Завода 100 000 руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки. В остальной части иска (запрет на использование и взыскание судебных издержек в полном объёме) отказал, распределил судебные расходы. Суд исходил из того, что обозначения на фотографиях сходны со спорными товарными знаками до степени смешения, и отклонил ссылку ответчика на договор поставки, указав, что отгрузок товара по этому договору не было.

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (постановление от 16 сентября 2024 г.): Оставил решение суда первой инстанции без изменения. Апелляционный суд пришёл к выводу, что наличие договорных отношений между Обществом и Торговым домом в отсутствие первичных документов о реализации товара не свидетельствует о фактической поставке; заявление ответчика об оригинальном происхождении продукции не было обеспечено доказательствами; принцип исчерпания прав не применим.

Суд по интеллектуальным правам (постановление от 9 декабря 2024 г.): Поддержал выводы судов и посчитал, что ответчик незаконно использует обозначения, сходные со спорными товарными знаками, в отношении однородных товаров, создавая угрозу смешения в гражданском обороте.

Основание передачи в коллегию

Общество подало кассационную жалобу в Верховный Суд РФ, ссылаясь на существенное нарушение судами норм материального и процессуального права. Определением от 25 апреля 2025 г. судьи Верховного Суда РФ Хатыповой Р.А. жалоба вместе с делом передана для рассмотрения в судебном заседании СКЭС. Завод в отзыве просил отказать в удовлетворении жалобы.

III. ПРАВОВАЯ ПРОБЛЕМА

Правовой конфликт возник между двумя подходами к применению принципа исчерпания исключительного права на товарный знак в условиях современной электронной торговли, в частности при предложении к продаже товаров в интернете в формате прямой поставки под заказ.

Первый подход (позиция судов нижестоящих инстанций): Лицо, предлагающее к продаже товар, маркированный товарным знаком правообладателя, должно доказать фактическое приобретение этого товара у уполномоченного лица путём представления первичных документов о реализации. Отсутствие таких документов свидетельствует о нарушении исключительного права, независимо от наличия договорных отношений с дилером.

Второй подход (позиция СКЭС): При предложении к продаже товара в формате прямой поставки под заказ (когда товар ещё не закуплен и не может быть индивидуализирован) лицо не может по объективным причинам представить доказательства фактического приобретения, но может доказать наличие реальной возможности приобрести товар на законных основаниях у уполномоченного лица. При таких обстоятельствах бремя доказывания контрафактности товара должно быть возложено на истца (правообладателя).

Принципиальное значение: Дело имеет значение для унификации практики применения принципа исчерпания прав в условиях электронной торговли и прямых поставок под заказ, а также для правильного распределения бремени доказывания в спорах о нарушении исключительных прав на товарные знаки. Конфликт касается баланса между защитой прав правообладателя и возможностью законной торговли оригинальной продукцией в современных форматах электронной коммерции.

IV. ПРАВОВОЙ ВОПРОС, ВЫНЕСЕННЫЙ НА КОЛЛЕГИЮ

1. Основной вопрос: Является ли предложение к продаже в интернете оригинальной продукции, маркированной товарным знаком правообладателя, нарушением исключительного права на этот товарный знак, если лицо, осуществляющее такое предложение, имеет договорные отношения с уполномоченным правообладателем дилером, но товар ещё не закуплен (формат прямой поставки под заказ)?

2. Вспомогательный вопрос: На кого должно быть возложено бремя доказывания контрафактности товара в ситуации, когда ответчик представил доказательства наличия договорных отношений с уполномоченным лицом, но не может представить первичные документы о фактическом приобретении товара по объективным причинам?

V. ПОЗИЦИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА

A. Основной правовой подход

Предложение к продаже оригинальной продукции, маркированной товарным знаком правообладателя, в интернете не является нарушением исключительного права на товарный знак, если лицо, осуществляющее такое предложение, представило доказательства наличия договорных отношений с уполномоченным правообладателем лицом и может доказать реальную возможность приобрести предлагаемый товар на законных основаниях, при условии, что из материалов дела не следует, что предлагается контрафактный товар. При таких обстоятельствах бремя доказывания контрафактности товара должно быть возложено на истца (правообладателя), а не на ответчика, который не может по объективным причинам представить доказательства фактического приобретения товара, ещё не закупленного.

B. Развёрнутое обоснование

1. Исключительное право на товарный знак и его содержание

По пункту 1 статьи 1229 и пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Основной функцией товарного знака является отличительная функция, которая позволяет покупателю отождествлять маркированный товар с конкретным производителем и вызывает определённое представление о качестве продукции.

По общему правилу содержание исключительного права составляют правомочия пользования, распоряжения и право на запрет третьим лицам использовать соответствующий объект без разрешения правообладателя.

2. Ограничения исключительного права: принцип исчерпания

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации иными лицами, чем правообладатель, без его согласия допускается законом лишь в строго определённых случаях. Такие случаи представляют собой ограничение исключительного права.

Применительно к средствам индивидуализации ограничением исключительного права следует считать применение принципа исчерпания права для товарных знаков и знаков обслуживания.

Согласно этому принципу (статья 1487 Гражданского кодекса РФ) не является нарушением исключительного права на товарный знак использование его другими лицами в отношении товаров, которые были введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем или третьими лицами с его согласия.

3. Применение принципа исчерпания в интернет-торговле

По смыслу статьи 1487 Гражданского кодекса РФ допускается также использование товарного знака в сети Интернет при предложениях к продаже таких товаров.

Указанная норма применяется в случае введения в оборот оригинальной продукции, маркированной товарным знаком, а не товаров со сходным обозначением.

В этом случае правообладатель не может препятствовать использованию товарного знака применительно к тем же товарам, которые введены в гражданский оборот им самим либо с его согласия (то есть он не может осуществлять своё право дважды в отношении одних и тех же товаров, поставляемых на рынок).

4. Отсутствие требования отдельного согласия на конкретный способ использования

Получение отдельного согласия правообладателя на конкретный способ использования товарного знака, в частности, при предложении к продаже товара в сети Интернет, при доказанности ответчиком исчерпания права не требуется.

5. Критика формального подхода судов нижестоящих инстанций

Суды нижестоящих инстанций, признавая доказанным факт нарушения ответчиком исключительных прав истца на товарные знаки, исходили из того, что обозначения на фотографиях сходны со спорными товарными знаками до степени смешения. Однако суды ограничились формальным обстоятельством не представления ответчиком доказательств приобретения им предлагаемых в сети Интернет товаров у официального дилера правообладателя и не учли, что в рассматриваемой ситуации на ответчика не могла быть возложена обязанность по представлению доказательств, которые он объективно не мог представить.

6. Особенность формата прямой поставки под заказ

Суды не учли следующее обстоятельство: в ситуации, когда лицом предлагается к продаже товар, который ещё не закуплен (реализуя, к примеру, торговлю по формату прямой поставки под заказ), и, следовательно, не может быть индивидуализирован, данное лицо по объективным причинам не может доказать легальность происхождения такого товара, но может доказать, что у него имеется реальная возможность приобрести предлагаемый к продаже товар на законных основаниях у уполномоченного правообладателем лица.

7. Новое правило распределения бремени доказывания

При представлении ответчиком доказательств наличия у него соответствующих правоотношений (договора поставки, коммерческого предложения) с лицом, уполномоченным правообладателем на реализацию его продукции, предложение таким лицом к продаже на сайте в сети Интернет товара, маркированного этим товарным знаком, не может считаться нарушением, за исключением случаев, когда из материалов конкретного дела следует, что такое лицо предлагает к продаже именно контрафактный товар.

Учитывая факт представления ответчиком в дело рамочного договора на поставку товаров с дилером правообладателя (Торговым домом), который в отзыве на иск подтвердил наличие у ответчика реальной возможности приобретения предлагаемого им к продаже товара на законных основаниях, бремя доказывания контрафактности предлагаемой ответчиком продукции в данном случае должно быть возложено именно на истца.

8. Применённые нормы и позиции

Суды нижестоящих инстанций применили положения статей 1225, 1226, 1229, 1250, 1252, 1477, 1479, 1480, 1481, 1484, 1487, 1515 Гражданского кодекса РФ и разъяснения, содержащиеся в пунктах 55, 57, 59, 61, 62, 64, 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации». Однако они неправильно применили и истолковали эти нормы, не учитывая специфику формата прямой поставки под заказ и объективную невозможность для ответчика представить доказательства фактического приобретения товара, который ещё не был закуплен.

VI. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА И ПРОЦЕДУРНЫЕ УКАЗАНИЯ

Критерий разрешения спора

Суды должны были применить следующий критерий: если ответчик представил доказательства наличия договорных отношений с уполномоченным правообладателем лицом (дилером) и может доказать реальную возможность приобрести предлагаемый товар на законных основаниях, то предложение к продаже оригинальной продукции в интернете не является нарушением исключительного права на товарный знак. При таких обстоятельствах бремя доказывания контрафактности товара должно быть возложено на истца (правообладателя).

Указания нижестоящему суду

При новом рассмотрении дела суду первой инстанции надлежит:

1. Учесть изложенное в определении СКЭС правовое положение о применении принципа исчерпания прав в условиях электронной торговли и прямой поставки под заказ;

2. Исследовать все обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора, в том числе: - факт наличия договора поставки между Обществом и Торговым домом (официальным дилером Завода); - подтверждение Торговым домом в отзыве на иск наличия у Общества реальной возможности приобретения предлагаемого товара на законных основаниях; - характер предлагаемого товара (оригинальная продукция Завода или контрафактный товар);

3. Правильно применить нормы материального и процессуального права, в частности: - статьи 1229, 1484, 1487 Гражданского кодекса РФ (исключительное право на товарный знак и принцип исчерпания); - пункты 55, 57, 59, 61, 62, 64, 162 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10; - правила о распределении бремени доказывания в соответствии с процессуальным законодательством;

4. Правильно распределить бремя доказывания: возложить на истца (Завод) обязанность доказать контрафактность предлагаемого товара, а не на ответчика (Общество) обязанность доказать легальность происхождения товара, который он объективно не может представить;

5. Принять законное и обоснованное решение на основе проведённого исследования доказательств и правильного применения норм права.

VII. РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

На основании статей 176, 29111–29115 Арбитражного процессуального кодекса РФ Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ:

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Отменить: - Решение Арбитражного суда Челябинской области от 3 июля 2024 г.; - Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 сентября 2024 г.; - Постановление Суда по интеллектуальным правам от 9 декабря 2024 г.

2. Направить дело № А76-28418/2023 на новое рассмотрение в Арбитражный суд Челябинской области.

VIII. ПРАКТИЧЕСКОЕ И ДОКТРИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

1. Смена методологии: от формального к субстанциальному подходу

Определение СКЭС осуществляет принципиальный сдвиг от формального подхода к субстанциальному при применении принципа исчерпания исключительного права на товарные знаки.

Формальный подход (позиция судов нижестоящих инстанций): отсутствие первичных документов о фактическом приобретении товара автоматически свидетельствует о нарушении исключительного права, независимо от наличия договорных отношений с дилером и реальной возможности приобрести товар на законных основаниях.

Субстанциальный подход (позиция СКЭС): суд должен исследовать реальную возможность ответчика приобрести товар на законных основаниях, учитывая объективные особенности формата торговли (прямая поставка под заказ), и не возлагать на ответчика обязанность доказать то, что он объективно не может доказать.

2. Гармонизация с принципами справедливого судопроизводства и разумного распределения бремени доказывания

Определение гармонизирует применение норм об исключительных правах с принципами справедливого судопроизводства и разумного распределения бремени доказывания. СКЭС исходит из того, что суд не может возлагать на сторону обязанность доказать обстоятельства, которые она объективно не может доказать. Это соответствует общим принципам гражданского процесса, закреплённым в Арбитражном процессуальном кодексе РФ.

3. Адаптация права интеллектуальной собственности к реалиям электронной торговли

Определение адаптирует право интеллектуальной собственности к современным форматам электронной торговли, в частности к модели прямой поставки под заказ (drop-shipping, print-on-demand и аналогичные форматы). СКЭС признаёт, что в таких форматах товар не может быть индивидуализирован до момента заказа, и поэтому требование представить доказательства фактического приобретения товара является объективно невыполнимым.

4. Переформулирование условий применения принципа исчерпания в интернет-среде

СКЭС переформулирует условия применения принципа исчерпания исключительного права на товарный знак применительно к интернет-торговле. Вместо требования доказать фактическое приобретение товара, ответчик должен доказать: - наличие договорных отношений с уполномоченным правообладателем лицом; - реальную возможность приобрести предлагаемый товар на законных основаниях.

При таких доказательствах бремя доказывания контрафактности товара переходит на истца.

5. Последствия для различных участников оборота

Для торговцев оригинальной продукции (дилеров, перепродавцов): - Возможность предлагать к продаже товар в интернете в формате прямой поставки под заказ без риска привлечения к ответственности за нарушение исключительных прав, если имеется договор с уполномоченным лицом; - Отсутствие необходимости представлять первичные документы о фактическом приобретении товара, который ещё не закуплен.

Для правообладателей (производителей): - Необходимость активнее доказывать контрафактность товара, если ответчик представил доказательства договорных отношений с дилером; - Возможность контролировать дилеров и требовать от них соблюдения условий договора поставки; - Необходимость более тщательно проверять источники товара, предлагаемого под их товарными знаками в интернете.

Для судов: - Необходимость учитывать особенности современных форматов электронной торговли при применении норм об исключительных правах; - Обязанность не возлагать на стороны обязанность доказать обстоятельства, которые они объективно не могут доказать; - Необходимость правильно распределять бремя доказывания в зависимости от того, кто находится в лучшем положении для доказывания конкретного обстоятельства.

6. Анти-абузивные оговорки суда

СКЭС включает важную оговорку: предложение к продаже товара, маркированного товарным знаком, не может считаться нарушением, за исключением случаев, когда из материалов конкретного дела следует, что такое лицо предлагает к продаже именно контрафактный товар.

Это означает, что суд оставляет возможность привлечь к ответственности лиц, которые под видом договорных отношений с дилером фактически предлагают контрафактный товар. Суд должен исследовать материалы дела и установить, является ли предлагаемый товар действительно оригинальным или контрафактным.

7. Сферы применения позиции за пределами данного дела

Позиция СКЭС применима не только к спорам о товарных знаках, но и потенциально к спорам о нарушении других исключительных прав (авторские права, патенты, права на дизайн) в условиях электронной торговли и прямой поставки под заказ. Принцип исчерпания применяется ко всем объектам интеллектуальной собственности, и логика СКЭС может быть распространена на эти объекты.

8. Влияние на практику применения статьи 1487 Гражданского кодекса РФ

Определение существенно влияет на практику применения статьи 1487 Гражданского кодекса РФ (принцип исчерпания для товарных знаков). До этого определения суды часто требовали от ответчика представить доказательства фактического приобретения товара, что было объективно невозможно в формате прямой поставки под заказ. Теперь суды должны учитывать особенности этого формата и не требовать невозможного.

9. Гармонизация с международной практикой

Позиция СКЭС гармонизируется с международной практикой применения принципа исчерпания (exhaustion of rights) в условиях электронной торговли. Многие зарубежные суды признают, что в условиях современной электронной коммерции требование доказать фактическое приобретение товара, который ещё не закуплен, является нереалистичным и несправедливым.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Определение СКЭС № 309-ЭС25-764 представляет собой важный прецедент в развитии российского права интеллектуальной собственности. Оно устанавливает новый стандарт применения принципа исчерпания исключительного права на товарные знаки в условиях электронной торговли, адаптируя классические доктринальные конструкции к реалиям современного бизнеса. Определение подчёркивает необходимость субстанциального подхода к оценке нарушения исключительных прав, справедливого распределения бремени доказывания и учёта объективных особенностей форматов торговли при применении норм об интеллектуальной собственности.